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Rubrique : chroniques francophones / volume 2 / Suisse
Mots clés : marques, noms, domaine, Suisse
Citation : Grégoire MANGEAT et Laurent BAERISWYL, "Noms de domaines : deux premiers arrêts du Tribunal Fédéral Suisse", Juriscom.net, 22 juin 2000
Première publication : Juriscom.net


Noms de domaine : deux premiers arrêts du Tribunal Fédéral suisse

Maître Grégoire Mangeat
L
ic. iur Fribourg
e-mail :
gregoire_mangeat@freesurf.ch

Maître Laurent Baeriswyl
Lic. iur Fribourg
e-mail :
laurent.baeriswyl@pgp.ch


I. Arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral du 11 février 1999, Rytz et Cie SA contre Rytz Industriebau AG (recours en réforme) - ATF 125 III 91

A. Les faits de la cause

1.  Depuis 1974, l'ingénieur Kurt Rytz a utilisé le nom "Rytz" dans le cadre de l'exploitation de son entreprise sous forme d'une raison de commerce individuelle. Le 15 mars 1983, cette entreprise a été inscrite au registre du commerce de Bâle-Campagne sous la désignation "Rytz Industriebau AG". De son côté, la société "Rytz et Cie SA" est inscrite sous cette dénomination au registre du commerce de Nyon depuis le 16 décembre 1987. Elle a déposé la marque "Rytz" auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en décembre 1995.

2.  S'étant aperçue que Rytz Industriebau AG utilisait le terme "rytz.ch" comme nom de domaine sur Internet, Rytz et Cie SA a intenté une action à Genève contre cette société, tendant en substance à l'empêcher de faire usage de quelque manière que ce soit de la marque "Rytz" sur Internet en Suisse. La Cour de justice genevoise ayant rejeté sa demande, Rytz et Cie SA a recouru en réforme au Tribunal fédéral (ci-après: TF).

B. L'arrêt du Tribunal Fédéral

3.  L'arrêt "Rytz" est le premier arrêt du TF à s'occuper de la question des noms de domaine sous l'angle des droits de la propriété intellectuelle[1]. Il présente un intérêt certain dans la mesure où plusieurs régimes de protection des signes distinctifs étaient concernés et que le TF avait à se déterminer sur l'éventuelle prééminence de l'un de ces régimes.

1. Les différents régimes de protection en présence

a. Position du problème

4.  La protection d'un signe distinctif peut être envisagée au moyen du droit des marques, du droit des raisons de commerce, du droit au nom, voire du droit de la concurrence déloyale. Ces différentes protections obéissent chacune à une finalité propre[2].

5.  C'est le nom de domaine de deuxième niveau ou second-level domain name (SLDs) qui se trouve généralement à l'origine du conflit avec les autres signes distinctifs (et le droit des marques en particulier), parce que ces SLDs sont choisis librement par l’utilisateur pour désigner son entreprise sur Internet.

b. La protection offerte par le droit des marques[3]  

6.  L'article 1 alinéa 1de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques [LPM; RS 232.11] dispose ce qui suit: "La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises." En désignant tout autant les produits ou les services offerts sur un site Internet que le site lui-même, les noms de domaine en sont venus à jouer un rôle de marque, même si, a priori, telle n'était pas leur fonction[4].

7.  Or, conformément à la large protection dont bénéficient les marques contre quelque utilisation que ce soit dans le domaine des affaires (art. 13 alinéa 2 lettre e), il est en principe possible pour le titulaire de la marque de s'opposer à l'utilisation d'un nom de domaine identique ou similaire pour désigner un site offrant des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (art. 3 LPM).

c. La protection offerte par le droit des raisons de commerce

8.  L'article 944 alinéa 1du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220] dispose ce qui suit: "Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public."

9.  Le nom de domaine permet de signaler l'existence d'une entreprise et de ses activités sur Internet. "A ce titre, les noms de domaine sont donc utilisés comme raisons sociales, ce qui expose leurs titulaires à une action sur la base du droit des raisons de commerce."[5], [6]

10.  Or, l'art. 956 alinéa 2 CO permet de s'opposer à toute utilisation dans notre pays d'un signe ne se distinguant pas clairement d'une raison de commerce inscrite sur le registre suisse du commerce et pouvant donc être confondu avec elle.

2. Conflit entre le droit découlant de la marque et celui issu de la raison de commerce

a. Position du problème

11.  La demanderesse Rytz et Cie SA se fonde exclusivement sur la LPM. Invoquant son droit d'exclusivité sur l'usage de la marque "Rytz", elle entend faire interdire à Rytz Industriebau AG d'utiliser ce terme comme nom de domaine sur Internet. Sous le seul angle de la LPM, la demanderesse, en tant qu’unique titulaire de la marque "Rytz", serait légitimée à se prévaloir des droits découlant de la LPM à l'encontre de la défenderesse.

12.  Le TF souligne toutefois le fait que la marque enregistrée dans le cas d'espèce est une désignation patronymique qui figure également dans la raison de commerce des deux parties. Or, sous le seul angle du droit des raisons de commerce, ce serait la défenderesse Rytz Industriebau AG, soit la société la plus ancienne, qui pourrait se prévaloir de la protection conférée par l'art. 956 CO[7].

13.  La question juridique que doit donc résoudre le TF dans cet arrêt résulte du conflit entre le droit (de la demanderesse) découlant de la marque et celui (de la défenderesse) issu de la raison de commerce. Dans de telles hypothèses, le législateur n'a pas introduit de règle de prééminence lorsque des lois protégeant des signes de nature différente se chevauchent, car tous ces droits sont de même valeur[8]. Selon le TF, ce n'est donc pas parce que la demanderesse possède un droit d'exclusivité conféré par la LPM que celui-ci prime tous les autres droits de nature à entrer en conflit avec la marque déposée.

14.  Dès lors, les collisions entre droit au nom (ou à la raison de commerce) d'une part et droit des marques d'autre part ne peuvent être résolues de façon schématique au moyen de règles uniformes. Il s'agira dans chaque cas particulier de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible[9].

b. Pesée des intérêts en présence

15.  Le TF constate que la dénomination "rytz.ch" n'est pas une qualification qui pourrait suggérer une volonté d'appropriation de la marque de la demanderesse. Elle est au contraire fondée sur des raisons objectives, liées à l'existence d'une raison de commerce bien antérieure au dépôt de la marque de la demanderesse. Le patronyme "Rytz" est en effet utilisé dans sa raison de commerce par la défenderesse depuis 1983. Dans ces circonstances, il apparaît que l'intérêt de la défenderesse à utiliser le patronyme "rytz.ch" pour désigner son site Internet l'emporte sur l'intérêt de la demanderesse à se prévaloir de son droit à la marque.

 

II. Arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral du 2 mai 2000, Kaformatik AG contre Association "Berner Oberland Tourismus" (recours en réforme) - référence 4C.450/1999

A. Les faits de la cause

16.  L'association Berner Oberland Tourismus (ci-après: l'association) est une association faîtière défendant les intérêts du tourisme dans l'Oberland bernois. Cela fait déjà longtemps que l'association utilise la dénomination "Berner Oberland" dans sa correspondance. Une représentation graphique a également fait l'objet d'un dépôt de marque très récemment. La société Kaformatik AG, spécialisée dans les services informatiques, a voulu s'approprier la désignation géographique "berneroberland.ch". Elle en a demandé l'attribution le 13 mars 1996.

17.  Selon la règle du "premier arrivé, premier servi", l'autorité compétente, la SWITCH CH/LI (Swiss Academic Research Network), a autorisé l'inscription. Par demande du 10 mars 1999, l'association a conclu à ce que le Tribunal de commerce du canton de Berne fasse interdiction à Kaformatik AG d'utiliser le nom de domaine "berneroberland.ch" et à ce que ladite société soit condamnée à la délivrance, à l'autorité SWITCH CH/LI, d'une demande de radiation de son nom de domaine. La société défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal de commerce du canton de Berne.

B. L'arrêt du Tribunal Fédéral

18.  Le TF, dans son deuxième arrêt relatif à la question des noms de domaine, devait appréhender le comportement d'une société ayant procédé à des enregistrements de noms de domaine tous azimuts et espérant ainsi pouvoir en profiter économiquement.

19.  Le TF a appliqué la Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD; RS 241]. Son article 1er dispose que ladite loi "vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée".

1. La qualité pour agir d'une association

20.  La société Kaformatik AG contestait tout d'abord la qualité pour agir de l'association faîtière, au motif que celle-ci n'exercerait aucune activité économique et aurait pour seul but la défense des intérêts de ses membres.

21.  S'agissant de la qualité pour agir, l'art. 9 alinéa 1LCD énonce le principe suivant : "Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge : a. De l'interdire, si elle est imminente ; b. De la faire cesser, si elle dure encore ; c. D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste."

22.  Le principe de l'art. 9 est complété par l'art. 10 LCD [Actions de clients et d'organisations], en particulier par l'alinéa 2 lettre b qui précise que les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas peuvent en outre être intentées par : "Les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs."[10]

23.  L'article 2 de ses statuts enjoint l'association à la promotion du tourisme dans la région "Berner Oberland". S'ensuivent des dispositions spécifiques relatives à la politique touristique, à la publicité, l'information et la formation, à la défense des intérêts du tourisme dans le cadre de la politique économique, etc. La nature économique des intérêts des membres de l'association (toute personne physique ou morale, l'association des hôteliers de la région, diverses organisations relatives aux chemins de fer régionaux ou aux remontées mécaniques, etc.) n'est pas contestable dans la mesure où lesdits membres sont actifs sur le marché concurrentiel des produits touristiques.

24.  Les différentes compétences que lui sont attribuées par les statuts font que l'association faîtière elle-même (et non pas seulement ses membres) est atteinte dans des intérêts économiques. L'objection selon laquelle l'association faîtière n'aurait pas la qualité pour agir est dès lors infondée.

2. L'enregistrement parasitaire d'un nom de domaine est incompatible avec l'art. 2 LCD

25.  En dépit d'une absence de protection dans le cadre du droit des marques ou des raisons de commerce, la loi contre la concurrence déloyale peut entrer en ligne de compte. Aux termes de l'art. 2 LCD [Principe]: "Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients."

26.  Ce principe général est complété par une liste non exhaustive de comportements figurant à l'art. 3 LCD [Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites]. Agit notamment de façon déloyale celui qui "prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui" (art. 3 lettre d).

27.  La notion de "risque de confusion" (Verwechslungsgefahr) est une question de droit que le TF revoit librement[11]. Il faut en juger selon la manière dont le public en général perçoit les prestations litigieuses ; il n'en va différemment que s'il faut prendre en considération la perception des cercles spécialisés de la branche en question. Cette notion unique vaut pour l'ensemble du droit des signes distinctifs[12]. Il y a notamment "risque de confusion" lorsque les signes considérés sont si proches que le public pourrait penser à tort qu'ils désignent des produits et/ou des services de provenance identique ou, au moins, qu'ils appartiennent à des entreprises juridiquement, économiquement ou organiquement liées[13].

28.  La dénomination "Berner Oberland" ne désigne pas une collectivité publique territoriale, mais une région géographique. Il s'agit d'une désignation géographique appartenant au domaine public. En principe, chaque concurrent peut librement faire usage d'une désignation du domaine public[14]. Par contre, le principe "premier arrivé, premier servi" prévalant en matière d'enregistrement de noms de domaine ne saurait signifier que la personne s'étant manifestée en premier pourrait dès lors revendiquer l'usage sans réserve, à titre de nom de domaine, d'une désignation géographique appartenant au domaine public.

 

29.  Il faut en effet prendre en considération les limites suivantes[15]:

 

- d'une part, une désignation générique qui est devenue un signe distinctif à la suite d'un long usage ne peut être reprise dans l'élément caractéristique d'une dénomination concurrente ;

 

- d'autre part, des indications semblables ne doivent pas susciter un risque de confusion qui peut être évité au moyen d'adjonctions appropriées ou de toute autre façon.

 

30.  Or, selon les constatations de fait, la société Kaformatik AG tentait d'anticiper l'apparition prochaine, sur Internet, d'une série d'acteurs commerciaux et procédait ainsi à des enregistrements de noms de domaine pour pouvoir ensuite en négocier le transfert, voire la conclusion de contrats de mandat liés à la création et à la mise en ligne des futurs sites.

 

31.  La première Cour civile du TF estime donc que la règle "premier arrivé, premier servi" n'est pas absolue. En particulier lorsque, comme en l'espèce, une société a délibérément créé un risque de confusion pour se procurer un avantage économique.

 

32.  En règle générale, ajoute le TF, le caractère déloyal d'un comportement doit être admis lorsque l'enregistrement d'une dénomination géographique n'est motivé par aucun intérêt objectivement digne de protection et que, de ce fait, il ne peut être accompli, de façon reconnaissable, qu'au préjudice de tiers[16].

L.B. - G.M.


Notes

[1] Rolf H. Weber, RSDA 1999 p. 202 s.

[2] Nathalie Tissot, « Quelles protections pour les dénominations utilisées sur Internet ? », in SJ, 1998, p. 742 (ci-après: Tissot).

[3] Pour plus de détails, voir Honsell/Vogt/David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster  und Modellgesetz, Bâle/Genève/Munich 1999.

[4] Tissot, p. 745 ; voir aussi l'arrêt du TF du 2 mai 2000 Berner Oberland (4C.450/1999) non publié, c. 2b, point II de la présente contribution, dans lequel est décrit ce "glissement de fonction" observé chez les noms de domaine, lequel "bezeichnet aus Sicht des Anwenders zunächst eine Web Site als solche. Zudem identifiziert er bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung und ist insofern – je nach konkreter Situation – als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder Marke vergleichbar" ; pour ce qui est du droit français, voir Bochurberg, Internet et commerce électronique, Paris 1999, n. 425 ss ; voir aussi Frédéric Glaize et Alexandre Nappey, « Le régime juridique du nom de domaine en question, À propos de l'affaire Océanet », Juriscom.net, 19 février 2000, <http://www.juriscom.net/>.

[5] Tissot, p. 755, qui cite l'ATF 107 II 356, c. 3 a contrario ; pour ce qui est du droit français, voir l'ordonnance de référé du 14 avril 1998, TGI Versailles, Société coopérative agricole Champagne Céréales c/ G. J. ; de même l'ordonnance de référé du 18 décembre 1998, TGI Marseille, Société Lumiservice c/ Monsieur Thierry P.; le texte de ces deux ordonnances est disponible sur le site Legalis.net : <http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/internet marques.htm> ; voir aussi le jugement au fond rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Celio (SA Laurent) c/ M. Eric J., lequel précise que le défendeur a causé un préjudice à la société Marc Laurent en usurpant sa dénomination et "en l'empêchant de déposer son nom commercial, signe distinctif pour sa clientèle"; ce jugement est également disponible sur le site Legalis.net : <http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/internet marques.htm>.

[6] Pour ce qui est des personnes ne bénéficiant pas d'une protection au sens du droit des raisons de commerce (en particulier les entreprises étrangères utilisatrices de noms commerciaux mais non inscrites au registre suisse du commerce, les communes, etc.), le recours au droit au nom (art. 29 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) devrait leur permettre d'atteindre un degré de protection équivalent ; voir ATF 112 II 369 ; pour ce qui est du droit allemand, voir la décision du Landesgericht de Mannheim du 8 mars 1996 dans une cause Heidelberg, disponible sur le site <http://www.online-recht.de>.

[7] L'art. 956 CO a la teneur suivante: "1Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. 2Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts." Voir aussi ATF 122 III 369, c. 1.

[8] Rolf H. Weber, « Schutz von Domänennamen im Internet », Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ], 1996 p. 405 ss ; Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, thèse Berne 1979, p. 212.

[9] ATF du 4 juin 1997 dans la cause 4C.516/1996 c. 3b publié in SIC! – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence, 5/1997 p. 493 ss ; ATF 116 II 614, c. 5d p. 619.

[10] La LCD révisée confère aux organisations un droit d'action direct ; celui-ci en dépend plus du droit d'action de leurs membres; en revanche, leur droit d'intenter action reste à subordonné à la condition qu'elles soient habilitées par leurs statuts à sauvegarder les intérêts économiques de leurs membres (ATF 121 III 168 c. 4a, JdT 1996 I 52 ; voir aussi le Message du 18 mai 1983 sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 1983 II 1037 [1111]).

[11] ATF 119 II 473 c. 2c, JdT 1994 I 359.

[12] ATF 125 III 193 c. 1b.

[13] Tissot, p. 757 ; sur la question du "risque de confusion" en droit français des signes distinctifs, voir notamment le jugement au fond du 23 mars 1999, TGI Paris, affaire Alice : Juriscom.net, <http://www.juriscom.net/> ; voir aussi le commentaire de Yann Dietrich et Alexandre Menais, « Dénouement logique pour l'affaire Alice », Juriscom.net, juillet 1999, <http://www.juriscom.net/>.

[14] ATF 117 II 199 c. 2a/bb, JdT 1992 I 376; voir aussi Cherpillod, « La notion de marque », in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, CEDIDAC n° 27, Lausanne 1994.

[15] ATF 117 II 199 c. 2a/bb, JdT 1992 I 377.

[16] Voir le c. 3d de l'arrêt.

 

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