Article publié dans les Cahiers du
Lamy droit de l’informatique et des réseaux, n°120, décembre 1999 p.
5 s. Réédité sur Juriscom.net avec l’aimable autorisation des
éditions
Lamy.
La
lente mais sure construction du régime juridique du nom de domaine
vient peut-être de faire un grand pas... en arrière. En effet, pour la
première fois, un tribunal décide - a fortiori dans une décision au
fond - d’annuler une marque sur la base d’une antériorité constituée
a priori par un nom de domaine, mais en réalité par un simple usage
sur le réseau Internet. La lecture extensive de l’article L 711-4 du
Code de la propriété intellectuelle n’est pas la seule difficulté
posée par le jugement
du TGI du Mans du 29 juin 1999; c’est aussi la valeur du nom de
domaine qui est en jeu, et avec elle la sécurité juridique des signes
distinctifs classiques.
A
titre liminaire, il convient de donner une définition précise de ce
qu’est un nom de domaine : tout ordinateur connecté au réseau
Internet dispose d’une adresse numérique ou “ IP ”
composée d’une suite de chiffres séparée par des points. Afin de
permettre une meilleure identification des contenus par le public, ces
adresses ont été doublées par des adresses dites logiques appelées
nom de domaine. Le nom de domaine est donc constitué d’un préfixe
(http://www.),
d’une extension appelée domaine de premier niveau “ générique ”
(com, .net, .org...) ou national (.fr, .de, .uk...) et surtout d’un
radical au choix du déposant et attribué selon la règle du “ premier
arrivé, premier servi ” : en pratique, le nom de domaine se présente
par exemple de la manière suivante “ http://www.juriscom.net ”.
A
première vue, la question du régime juridique du nom de domaine peut
susciter un intérêt secondaire. Eu égard au caractère mondial du réseau
Internet, il semble réducteur de vouloir le qualifier selon les règles
de droit d’un seul état. Beaucoup se contenteraient d’ailleurs
d’y voir un identifiant “ sans foi ni loi ”. Cependant,
il arrive que la question se pose au niveau national voire, en
l’occurrence, régional.
Loin
du phénomène du cybersquatting [1],
les litiges nés d’enregistrements dans la zone “ .fr ”
méritent une attention particulière car ils opposent forcément des
titulaires de droits légitimes.
Même
si d’autres interprétations donnent à cette décision une valeur
extensive (par intérêt ?), il semble, au regard des faits, qu’il
procède plutôt d’une succession de maladresses issues, il faut
l’admettre, des circonstances complexes de l’affaire. Il n’en
demeure pas moins que les conséquences qui en résultent sont
surprenantes (I). Elles justifient donc que soit posée clairement la
question de la valeur juridique du nom de domaine en droit français (II).
I.
L’absence de nom de domaine est antérieure à une marque
Avant
tout, il est important de revenir sur les faits de cette affaire
:
une
société SFDI basée à Nantes décide courant 1996 d’étendre
ses activités à la fourniture d’accès Internet. Préalablement,
elle procède à des recherches d’antériorité sur le signe “ Oceanet ”
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et de l’INPI.
Puis, elle fait une demande simultanée d’ouverture de ligne ainsi
qu’une réservation de nom de domaine en “ .com ” auprès
de Transpac. Malgré confirmation donnée dans un premier temps
par la filiale de France Telecom, il s’avère que le domaine
est déjà réservé.
La
SFDI commence donc à exploiter le site Internet au moyen d’une
simple adresse IP (numérique) mais procède à un référencement dans
les moteurs de recherche du signe “ Oceanet ”. Cela permet
aux internautes d’arriver sur ledit site dont le titre est “ Oceanet ”.
Pendant
ce temps, la SARL Microcaz, située au Mans, procède à
l’inscription du signe “ Oceanet ” comme dénomination
sociale d’établissement secondaire au RCS le 31 juillet 1996. Il a
pour objet la vente de matériel informatique et envisage de proposer
des prestations de service Internet (développement et hébergement).
La
SARL Microcaz procède au dépôt d’une marque semi-figurative
“ OCE@NET ” le 2 septembre 1996 auprès de l’INPI
sous le numéro 96 640 353, en classes 9 et 38 (il y aura un
renouvellement modificatif le 16 juin 1998 avec extension de la
protection en classe 35, sous le numéro 98 737 606). Elle obtient par
la suite le nom de domaine “ oceanet.tm.fr ”.
De
son côté, la SFDI se résout à faire de son activité de
fournisseur Internet une société à part entière d’où le dépôt
des statuts d’une EURL “ Oceanet ” le 11 septembre 1996.
Ce n’est qu’à partir de cette date qu’elle peut solliciter
l’obtention du nom de domaine “ oceanet.fr ”. De surcroît,
elle aussi décide de déposer une marque, nominale, le 17 septembre
1996 sous le numéro 96 642 572 en classe 35, 38, 41 et 42.
Ayant
pris connaissance de l’existence de l’EURL Oceanet et de ses
activités, la SARL Microcaz l’assigne en contrefaçon de sa
marque, craignant tout particulièrement un risque de confusion.
Le
TGI du Mans se prononce en faveur des défenderesses (la SFDI étant
volontairement intervenue en la cause) et prononce l’annulation de la
marque “ OCEANET ” de Microcaz motif pris de
l’indisponibilité du signe, antériorisé par le “ nom de
domaine ” de l’EURL Oceanet.
Le
tribunal confère donc au nom de domaine une valeur inédite dès lors
que celui-ci détruit la nouveauté revendiquée par une marque sur un
signe. Or, selon l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
seul un droit peut constituer une antériorité opposable à une marque.
Le
principal problème de cette décision est d’admettre qu’il y avait
un nom de domaine antérieur à la marque là où il n’y avait que le
simple usage d’un terme faisant office de titre pour le site Internet
de la SFDI, tout au plus comme identifiant dans les annuaires et moteurs
de recherche en ligne.
Il
est vrai que l’argumentation de la demanderesse n’a pas aidé à
clarifier la situation : d’une part, elle fonde ses griefs sur le fait
qu’elle a découvert que “ la société Oceanet (...)
utilisait sur le réseau Internet un code d’accès www.oceanet.fr ”
alors même qu’il aurait été indispensable de préciser dès cet
instant à quelle date la défenderesse était en droit d’enregistrer
ce nom de domaine.
Or,
la charte de nommage de l’AFNIC,
gestionnaire du domaine “ .fr ” et ses dérivés est sans
équivoque : pour enregistrer un nom de domaine en “ .fr ”,
il faut fournir un extrait Kbis permettant de confirmer l’existence de
droits sur le signe demandé. Donc, la SFDI ne pouvait revendiquer une
telle dénomination sociale que le 11 septembre 1996, date à laquelle
elle a déposé les statuts de l’EURL “ Oceanet ”. Par
conséquent, le nom de domaine qui a conduit à l’annulation de la
marque dans cette affaire a été enregistré au plus tôt neuf jours
après la demande d’enregistrement à l’INPI de la marque “ Oceanet ”
(le 2 septembre 1996).
Certes,
la deuxième maladresse de la société Microcaz a été de ne
pas procéder à l’enregistrement du nom de domaine en “ .fr ”
dès le 31 juillet 1996, date de la signature de ses propres statuts.
Cette précaution aurait sans doute facilité grandement les choses.
Mais elle a probablement estimé suffisant l’enregistrement ultérieur
dans le sous-domaine “ .tm.fr ”, sur fourniture d’un
justificatif de l’INPI [2].
Enfin,
on ne peut être que dubitatif quant à la date avancée par la
demanderesse concernant la titularité du nom de domaine au profit de la
SFDI : “ celles-ci (les défenderesses) ne bénéficiaient
pas du nom de domaine “ Oceanet ” avant le 5 août 1996 ;
à cette date elle (la SARL Microcaz) avait déjà déposé cette dénomination
au RNE ”. Aucune explication n’est fournie sur la signification
de cette date et nul doute que dans l’esprit du magistrat, elle n’a
eu comme intérêt que d’être antérieure au dépôt de la marque “ Oceanet ”
par Microcaz.
Cela
étant, la seule lecture des règles de nommage de l’AFNIC
associée à l’examen de la chronologie des faits aurait dû permettre
au juge de tirer les conséquences qui s’imposaient. D’autant plus
que les arguments avancés par les défenderesses n’étaient pas
exempts de critique.
En
premier lieu, on ne reviendra pas sur l’antériorité du nom de
domaine revendiquée par elles sur la marque de Microcaz : on a
établi avec certitude que ce nom ne pouvait être antérieur ni à la dénomination
sociale ni à la marque de la demanderesse.
En
revanche, la référence à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle
est l’argument le plus intéressant avancé par la SFDI et l’EURL
Oceanet. Le fait d’invoquer la possibilité d’utiliser un
signe à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou
d’enseigne y compris en cas de dépôt de marque antérieur a
certainement contribué à semer le doute dans l’esprit du juge.
Mais,
d’une part, c’était ignorer le risque de confusion existant au vu
de la similarité des services offerts par les deux protagonistes et,
d’autre part, cela supposait que l’on assimile l’usage du terme “ Oceanet ”
comme titre de site la valeur juridique -inédite- d’un signe
distinctif.
Reste
que la défenderesse a bien utilisé, dès le mois de juillet, le terme
“ Oceanet ” : pas comme nom de domaine mais comme nom pour
une prestation de fourniture d’accès Internet. Elle a également référencé
ce dernier dans les moteurs de recherche, bien que cela ne soit
absolument pas vérifiable. On peut dire cependant qu’elle a ainsi dénommé
son offre commerciale sur Internet.
Cela
peut-il justifier la décision rendue par le tribunal du Mans ? S’il
est incontestable que le juge a tenu un raisonnement rigoureux
-notamment sur les caractères de la contrefaçon- il n’a pas tiré
les conséquences de ses constatations.
Pour
conclure à l’annulation de la marque de la demanderesse, le tribunal
estime avant tout que celle-ci n’utilisait pas le signe “ Oceanet ”
avant le 31 juillet 1996 ce qui, selon lui, était le cas de la SFDI.
Cela revient à conférer au simple usage d’un terme sur une page web
une valeur d’antériorité remplissant la condition de publicité pour
être opposable à une marque postérieure.
Mais
l’en-tête d’une page HTML, correspondant le cas échéant à une
proposition commerciale, est-elle suffisante pour constituer cette antériorité
? En d’autres termes, si le nom de domaine est le moyen le plus communément
utilisé par les internautes pour ouvrir un site, il a vocation à
individualiser son contenu. On peut alors le comparer à une enseigne.
Mais le titre d’une page HTML n’est pas accessible directement, il
faut passer par un nom de domaine (il n’y en avait pas en l’espèce)
ou un moteur de recherche : ce titre constitue-t-il un usage au sens du
droit des signes distinctifs ? On peut raisonnablement en douter.
De
plus, le tribunal accorde au référencent
réalisé par les défenderesses dans les outils de recherche une
importance déterminante de l’usage du signe : “ généralement,
la recherche d’un sujet particulier se fait au moyen d’un moteur de
recherche qui renvoie l’internaute sur les sites traitant de ce sujet
sans que l’utilisateur ait besoin de connaître le nom exact du site
ou l’adresse IP ”.
Le
référencement consiste à indexer un site dans une base de données,
puis de le retrouver au moyen de mots clé. L’utilisation du signe “ Oceanet ”
comme identifiant du site de la SFDI, au besoin sa présence dans
les méta-tags de ce dernier peut-il être considéré comme un usage
public constitutif d’une antériorité opposable ?
En
tout état de cause, la communication mise en place aujourd’hui par
les entreprises autour du vecteur “ Internet ” est centrée
sur le nom de domaine. Ce dernier est indéniablement la première référence
de l’entreprise en tant qu’annonceur sur le web, avant tout référencement
dans les moteurs de recherche.
Un
auteur [3]
soutenait récemment à propos de l’affaire Alice [4]
que l’usage peut être reconnu par l’enregistrement d’un nom de
domaine car c’est un moyen de rallier la clientèle et de se faire
connaître du public.
Cela
semble d’autant plus vrai qu’avec l’expansion du commerce électronique,
de plus en plus d’entreprises n’existeront que sur le réseau.
Néanmoins
en l’espèce, le premier signe accessible pour la clientèle était
l’adresse IP, le nom “ Oceanet ” n’apparaissant que
sur la page d’accueil du site.
A
supposer que l’usage d’un signe comme simple dénomination d’une
offre commerciale sur Internet puisse donner lieu à protection, sur
quelle base lui accorder celle-ci ?
Si
on l’assimile à une enseigne ou à un nom commercial, comment
admettre en l’occurrence, que ce nom dont le rayonnement géographique
était de l’aveu même des défenderesses “ limité à la région
nantaise ”, aboutisse à l’annulation d’une marque sur la
base de l’article L. 711-4 CPI ?
Celui-ci
stipule en effet que pour être opposable à une marque, un nom
commercial ou une enseigne doivent être connus sur le territoire
national (L. 711-4 b CPI).
Enfin,
le juge fonde sa décision sur le fait que “ la société SFDI
utilisait la dénomination Oceanet comme nom de domaine Internet dès la
mi-juillet 1996, soit antérieurement au dépôt par la demanderesse de
sa marque ”. Or, il a été démontré plus haut que
l’opportunité pour les défenderesses de déposer un nom de domaine
n’apparaît qu’en septembre 1996.
En
conséquence, la décision rendue par le TGI du Mans ne peut être
approuvée car elle procède d’erreurs de fait et de droit. En
l’occurrence, il eut été de loin préférable que le juge mette en
place un régime permettant aux deux sociétés d’utiliser le signe
“ Oceanet ”.
A
cet égard, on
peut fort bien imaginer sur le réseau une page commune
sur laquelle on aurait placé un lien hypertexte vers chacun des sites,
en décrivant brièvement les deux entreprises. Ce jugement a cependant
le mérite de poser in fine la question de la nature juridique du nom de
domaine, qu’il convient à présent d’aborder.
II.
La nature juridique du nom de domaine
En
considérant le nom de domaine comme l'un des droits opposables à
l'enregistrement d'une marque au titre de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
le Tribunal tente de cerner la nature juridique du nom de domaine. Si la
solution apportée est malheureusement mal fondée, à l'issue de ce
jugement, on peut se demander si le nom de domaine fait partie des
droits antérieurs visés à l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
dont la liste qui apparaît pourtant exhaustive reste ouverte par
l'adverbe "notamment".
Auparavant,
la question de la nature juridique des noms de domaine a toujours été
soigneusement évitée par la jurisprudence. Nous avons vu quelles étaient
les limites du jugement du Tribunal de grande instance du Mans, aussi,
convient-il d'examiner à nouveau la question.
Tout
d'abord, un nom de domaine est-il un signe distinctif ?
Le
trait commun des différents types de signes distinctifs est
d'identifier, voire d'individualiser l'objet désigné. Ils peuvent
aussi selon leur nature, indiquer une origine commune des produits ou
services marqués.
Le
professeur Chavanne les définit comme "les moyens phonétiques ou
visuels qui permettent à la clientèle de reconnaître les produits,
les services ou des établissements similaires"[5].
La
vocation du nom de domaine est quant à elle d'accéder rapidement et
facilement à un site. Le nom de domaine est une suite de caractères
intelligibles qui se substitue aux seuls chiffres d'une adresse IP.
Les
noms de domaines peuvent avoir ou non une fonction distinctive.
Il
ne s'agit pas forcément pour le nom de domaine d'annoncer et de
distinguer le site et les services proposés sur le site. Contrairement
aux signes distinctifs dont la vocation est telle, on constate en
pratique que des noms de domaine directement descriptifs sont extrêmement
prisés. Le nom de domaine descriptif s'apparente alors à un mot clé,
tels ceux par lesquels on effectue une requête auprès d'un moteur de
recherche.
Par
exemple, news.com
donne accès au site de CNET dédié aux dernières nouvelles
technologiques. Les noms les plus génériques sont les plus prisés, ce
que l'on peut constater sur les sites de ventes aux enchères.
Par
ailleurs, le nom de domaine, qui correspond dans la majorité des cas au
titre du site peut avoir un caractère distinctif s'il est arbitraire
par rapport au contenu du site auquel il donne accès. Tel est le cas
par exemple d'Amazon.com ou de Tucows. Dans cette hypothèse,
le titre est lui-même un signe distinctif. Le nom de domaine ne se
distingue pas du titre : on peut considérer dans ce cas que l’usage
du nom de domaine correspond à celui d’un signe distinctif.
On
peut également envisager qu'un nom de domaine ne corresponde pas au
titre du site et soit arbitraire par rapport au contenu dudit site. Dans
ce cas, la nature de l’usage du nom de domaine sera déterminante : il
devra être utilisé par exemple dans la publicité, pour désigner le
site, afin de pouvoir être assimilé à un signe distinctif.
Si
les noms de domaine ont pour fonction de faciliter l'accès aux sites
Internet, ceci peut donc être favorisé par l'emploi d'un terme
distinctif. Il convient d'examiner si l'on peut alors les rattacher à
une catégorie connue de signes distinctifs.
>
Marque
La
marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une
personne physique ou morale.
Elle
s'acquiert par l'enregistrement, à l'issue d'un examen de validité
intrinsèque effectué par l'INPI. Il est important de souligner qu'en
France, il n'existe pas de marque d'usage, contrairement au droit des
pays anglo-saxons. Le rayonnement de la marque est national [6].
Le
nom de domaine, quant à lui, peut recouper les fonctions de la marque,
comme on l'a vu, lorsqu'il s'agit d'un terme pourvu de caractère
distinctif.
Néanmoins
ces deux signes se distinguent sur différents points.
Le
nom de domaine a un rayonnement mondial, et un nom de domaine identique
(pour un TLD [7]
donné) sera techniquement indisponible dans le monde entier. Cette
indisponibilité s'entend indépendamment du secteur d'activité concerné,
alors que le monopole conféré au titulaire de la marque est limité
par le principe de spécialité.
La
propriété du nom de domaine et de la marque s'acquiert par un
enregistrement. Celui de la marque intervient à l'issue d'un examen
juridique de validité, alors que l'enregistrement du nom de domaine est
une formalité administrative.
En
outre, si la marque est indisponible dès son dépôt [8]
( ou, le cas échéant, l’indisponibilité peut remonter à la date de
priorité), les faits de l'affaire Oceanet ont montré qu'il existe un
flottement entre la date de réservation d'un nom de domaine en .com et
celle de son indisponibilité effective pour les tiers [9].
>
Dénomination sociale
La
dénomination sociale est le nom, qui individualise la personne morale,
considérée dans l'ensemble de son existence et de ses activités.
Là
encore, les différences sont à souligner : la dénomination sociale
s’acquiert par l’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés,
elle a un rayonnement national et surtout, la fonction du nom de domaine
n'est pas d'individualiser une personne morale dans l'ensemble de son
existence. Le professeur Mathély assimile en cela la dénomination
sociale au patronyme qui individualise les personnes physiques.
De
plus, si une personne morale n'a qu'une dénomination sociale, il est fréquent
que plusieurs noms de domaine donnent accès à un seul site.
Enfin,
comme cela a été évoqué à propos des marques, le nom de domaine une
fois enregistré est indisponible quel que soit le secteur d'activité
concerné, alors que des dénominations sociales identiques
individualisent des entreprises intervenant dans des secteurs différents,
cette coexistence étant justifiée par l’absence de risque de
confusion.
>
Nom
commercial et enseigne
Le
nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique
ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle
exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle.
L'enseigne
est un signe qui désigne l'établissement commercial, c'est-à-dire
l'entreprise dans sa localisation.
L'article
L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle stipule que ces signes
doivent bénéficier d'un rayonnement national pour constituer des antériorités
à l'enregistrement d'une marque.
Les
droits sur le nom commercial et l'enseigne s'acquièrent par l'usage,
mais ils doivent faire l'objet d'une publicité pour être opposables
aux tiers [10].
Ces
signes distinctifs sont ceux auxquels le nom de domaine est le plus
facilement assimilable, dans la mesure où on peut faire un parallèle
entre un site web et un fonds de commerce, lorsque le site lui-même
correspond à une activité réelle et ne constitue pas l'équivalent
d'une simple plaquette publicitaire qui se contente de présenter
l'activité et les gammes de produits ou de services d'une entreprise.
L'enseigne
a un rayonnement souvent limité ; celui du nom de domaine est celui du
réseau Internet. Toutefois, en pratique, il est possible que le nom de
domaine corresponde au titre d'un site dont le rayonnement commercial
est régional : dans l'affaire Oceanet, de l'aveu des défenderesses,
“ l'E.U.R.L. Oceanet ne s'adresse qu'aux clients de la région
nantaise situés dans le ressort téléphonique du tarif “ communications
locales ” ” .
Il
est plus fréquent, et c'est l'un des atouts d’Internet, que le
rayonnement, à défaut d'être planétaire, soit plus étendu que le
territoire national. Il sera souvent celui de la langue : la zone de
chalandise idéale des sites de commerce électronique français sera
celle constituée par l'ensemble des pays francophones. En pratique,
pour assimiler le nom de domaine à l'enseigne ou au nom commercial, il
conviendrait de s'assurer que les ventes réalisées ou les services
rendus par l’intermédiaire du site établissent un rayonnement
effectivement national.
Pour
être assimilable à un nom commercial ou une enseigne, au sens de
l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, le nom de
domaine devrait ainsi satisfaire à trois conditions.
Il
devrait :
-
avoir un caractère distinctif,
-
désigner un site assimilable à un fonds de commerce,
-
désigner un site de rayonnement au moins national.
Si,
en pratique, le nom commercial et la dénomination sociale doivent faire
l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés pour
être opposables aux tiers, le nom de domaine étant obtenu par
enregistrement, il connaît une certaine publicité - qui n’a
toutefois pas la valeur d’une publicité légale, comme celle effectuée
au Registre du Commerce et des Sociétés. Les données relatives aux
titulaires de noms de domaines sont en effet accessibles par les bases
de données Whois.
Toutefois,
une telle assimilation reviendrait en pratique à consacrer
l'acquisition de droits par l'usage. La fonction du nom de domaine étant,
comme on l'a vu, sous certaines conditions, assimilable à celle de la
marque, on en reviendrait à reconnaître des marques d'usage.
>
Titres
Dans
la majorité des cas, le nom de domaine correspond au titre du site. La
protection par le régime des droits d'auteur pourra s'appliquer au
titre lui-même selon les dispositions de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle.
L'application
de ce régime suppose que l'on puisse considérer les sites web en présence
comme des œuvres de l'esprit, ce qui est généralement le cas [11],
et que le titre soit original (alinéa 1) ou qu'il existe un risque de
confusion (alinéa 2).
En
pratique, il conviendra alors d'être en mesure de prouver à partir de
quelle date le nom a été utilisé comme titre.
*
*
*
Enfin,
pour clore ce raisonnement par analogie, il est nécessaire de tracer un
parallèle avec la jurisprudence sur les conflits entre les codes d'accès
télématiques et les marques.
En
effet, il est facile d'assimiler le nom de domaine au code d'accès des
services Minitel : tous deux sont techniquement proches et remplissent
la même fonction. Cette assimilation est donc plus directe que celle
effectuée ci-dessus avec les signes distinctifs.
Cette
comparaison entre la télématique et Internet pourrait conduire à
l'application de règles uniformes et cohérentes.
Dans
un arrêt du 20 septembre 1991, la Cour d'appel de Paris a considéré
que le code Minitel s'analysait comme “ un moyen technique
d'exploitation d'une activité commerciale ” [12].
Il n'est pas fait référence à un usage propre à créer des droits spécifiques,
ni même à une notion existant en droit des signes distinctifs. Au
contraire, cet arrêt semble considérer que le code d'accès est un
moyen supplémentaire de communiquer l'offre commerciale d'une
entreprise.
A
nouveau, les juges se sont prononcés dans un jugement de 1994 par le
biais d'un attendu sans équivoque : “ l'usage constant d'un
code télématique non enregistré à titre de marque à l'INPI ne
rentre pas dans les prévisions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle
; (...) la société demanderesse n'est pas fondée à opposer l'usage
du code d'accès télématique comme antériorité au dépôt postérieur
de la marque du défendeur ” [13].
Au
regard de cette décision, il semble bien que non seulement le nom de
domaine, mais a fortiori le simple usage d'une dénomination
comme titre de site ne pourraient constituer des antériorités à
l'enregistrement d'une marque au sens de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
La
transposition de la jurisprudence télématique à Internet est donc
possible en raison des similarités entre code d'accès et nom de
domaine et souhaitable pour des raisons de sécurité juridique, dans le
cadre de l’application de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
En cas d’usurpation d’un nom de domaine non déposé comme marque
mais répondant aux conditions proposées ci-dessus, on pourrait
envisager, comme le propose R. Fuentès [14],
d’agir sur la base de la concurrence déloyale.
La
question de la nature juridique des noms de domaine n'étant pas tranchée,
le titulaire d'un nom de domaine soucieux de sa sécurité juridique
procédera à un dépôt dudit nom en tant que marque. Ainsi, en France
comme à l'étranger, de très nombreux dépôts de marques
correspondent à des noms de domaine. Pour être valide, une marque doit
avoir un caractère distinctif, c'est-à-dire ne pas présenter de lien
direct entre le signe lui-même et les produits ou services désignés
par ce signe.
Face
à l'afflux de nombreux dépôts de noms de domaine en tant que marques,
l'USPTO (United States Trademark and Patent Office) a édicté
des directives d'examen pour les marques fédérales (Registration
of Internet domain names) qui précisent notamment que le simple
fait d'accoler un TLD à un terme non distinctif n'en faisait pas une
marque valable pour autant. Les directives d'examen américaines énoncent
que le TLD sera perçu comme un élément d'adresse Internet et n'ajoute
pas d'indication permettant d'identifier l'origine des produits ou
services visés.
En
France, la doctrine a une position similaire en considérant qu’à
partir d’une marque dérivée d’un terme technique, on ne peut faire
valoir des droits exclusifs concernant le terme technique lui-même [15].
Au
niveau européen, la position de l’OHMI (Office pour l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur) quant aux marques communautaires n’est pas
différente. Ainsi, dans une décision du 19 août 1999 [16],
la deuxième chambre de recours a considéré que la marque
www.primebroker.com était dépourvue de caractère distinctif pour désigner
des produits et des services relatifs à l’informatique et à la
finance.
*
*
*
Le
jugement du tribunal du Mans dans l’affaire Oceanet aborde de
nombreuses questions dont certaines n’ont pas été approfondies ici :
on pourrait effectivement s’attarder sur la première référence à
la notion d’ “ internaute moyen ” ou étudier plus
avant le rôle accordé aux outils de recherche.
Pour
ce qui nous intéresse, il est surtout regrettable que la décision ait
opéré une confusion entre le nom de domaine et le titre de site. Dans
la construction d’un régime juridique du nom de domaine, il faut
privilégier la clarté et l’équité si l’on veut accorder une
valeur intrinsèque à cette notion en plein essor.
