Noms
de domaine :
la résolution des conflits sous la politique de règlement
uniforme de l'ICANN
Par Maître Emmanuelle
Létourneau
Avocate, eResolution,
Montréal
email : eletourneau@eresolution.com
Une version antérieure de ce
texte a été publiée dans la Lex
Net News (Cabinet Serra
Michaud & Associés, Paris), nº9,
28 juillet 2000. Les
propos de l’auteur représentent son opinion personnelle et ne sauraient être
interprétés comme provenant d’eResolution.
Résumé
L'acquisition
et l'utilisation d'un nom
de domaine dans un contexte commercial revêtent une importance capitale. Cet
article ne manque pas de le rappeler avant de présenter la procédure établie par
l’ICANN et eResolution pour résoudre les conflits liés aux noms de
domaine ainsi que la politique relative au fardeau de la preuve. L'auteure
ponctue son approche par le survol de
quelques décisions rendues en matière de marques de commerce et de service non-enregistrées, de droit et d'intérêt légitime du défendeur dans le nom
de domaine en litige et, finalement, de la preuve de la mauvaise foi du défendeur.
Introduction
1.
Un utilisateur d'Internet visitant le site correspondant à l'adresse
<www.voituredetellemarque.com> s'attend sans doute à y trouver le site
officiel de cette marque de voiture. C’est ce réflexe d’association entre
la marque de commerce et le nom de domaine d’une entité qui pousse
certaines personnes appelées cybersquatteurs à enregistrer des noms
de domaine correspondant à des marques de commerce et, ce, avant même que le
détenteur de la marque de commerce ne le fasse. La difficulté étant, pour
celui-ci, de réussir à récupérer le nom de domaine en question. Pour
faciliter la récupération des noms de domaine par les détenteurs de marques
de commerce et de services, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers) a adopté le 24 octobre 1999 une politique pour le règlement
de tels litiges.
2. Dans un
premier temps, nous présenterons la Politique générale de règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l’ICANN (I), pour
aborder ensuite le fardeau de la preuve du demandeur en vertu de cette
politique et analyser quelques décisions rendues (II).
I.
Présentation de la politique d’ICANN
A. ICANN et les noms de
domaine
3. La
politique d’ICANN, doublée d’un règlement d’application, met en place
une procédure de résolution rapide de litiges pour les noms de domaine ayant
les top level domains
(TLD) génériques .com, .net, .org ainsi que ceux dont les pays ont adhéré
à la politique de l’ICANN. Il
s’agit pour l’instant de l'Antigua et Barbuda (.ag), du Samoa américain
(.as), des Bahamas (.bs), de Chypre (.cy), du Guatemala (.gt), de la Lettonie
(.lv), de la Namibie (.na), de l'île de Niue (.nu) , des Philippines (.ph),
de l'île de la Trinité et Tobago (.tt), de Tuvalu (.tv), du Vénézuela
(.ve) ainsi que des Samoa occidentales (.ws).
4. Cette
procédure permet de régler un litige relié à un nom de domaine à un coût
moindre (environ 1250$ US)
que le coût lié à une action prise devant un tribunal étatique. Aussi, les
délais sont plus adaptés à la réalité du cyberespace, puisqu’il est
possible d’obtenir dans les 60 jours du dépôt d’une demande une décision
ordonnant le transfert du nom de domaine du défendeur au demandeur ou
l’annulation de l’enregistrement du défendeur.
5. La mise
en œuvre de cette décision est assurée par le fait que tout contrat
d’enregistrement d’un nom de domaine contient une disposition par laquelle
le détenteur du nom se soumet au processus administratif de l’ICANN,
celle-ci prévoyant que la décision du panel devra obligatoirement être mise
en œuvre par le Registraire du nom de domaine en litige, sans qu’il ne soit
nécessaire d’entreprendre une procédure d’homologation.
Il est à noter toutefois que le détenteur d’un nom de domaine qui
voit son enregistrement annulé ou transféré pourra, dans les dix jours de
la réception de la décision, introduire un recours devant le tribunal compétent
de la juridiction choisie par le demandeur, interrompant ainsi la mise en œuvre
de la décision administrative.
B. Déroulement des procédures
6. eResolution
a été accréditée par l’ICANN le 1er janvier 2000 pour offrir
des services de résolution de conflits liés aux noms de domaine.
7. Dans un
esprit d’efficacité et de transparence, eResolution offre ses
services entièrement en ligne via son site Internet
situé à <www.eresolution.com>.
C’est au travers de l’expérience en résolution des conflits en ligne et
en commerce électronique du président d’eResolution et co-fondateur du
Cybertribunal, le professeur Karim Benyekhlef, que ce mécanisme
a pu être mis au point. Le Cybertribunal a été le premier et le seul
organisme offrant des services de médiation et d’arbitrage en ligne pour
les conflits nés dans le cyberespace.
8. Grâce
aux services en ligne d’eResolution, tout demandeur peut remplir un
formulaire de demande et mettre directement en ligne ses annexes, c’est-à-dire
ses éléments de preuve, en se créant un code d’accès et un mot de passe
qui lui permettront d’accéder à tout moment à son dossier. Le défendeur,
qui se verra attribuer un code d’accès et un mot de passe, pourra accéder
au formulaire de demande et à ses annexes. Il pourra ainsi rédiger en ligne
sa réponse, et la soumettre sans délai. Finalement, le panel accédera de la
même façon au dossier afin d’étudier la preuve et rendre une décision.
Seule cette décision sera accessible à l’ensemble du public, les autres
documents du dossier demeurant confidentiels.
9. La décision
du panel sera prise sur dossiers, sauf s’il décide, à titre exceptionnel,
qu’une audience en personne est nécessaire pour statuer sur la demande.
II.
Fardeau de la preuve du demandeur
A. Article 4 a) et b) de
la Politique d’ICANN
10. La
politique de l’ICANN prévoit qu’un détenteur de nom de domaine devra
obligatoirement se soumettre à celle-ci si un demandeur allègue que les
trois éléments de l’article 4 a) sont rencontrés, à savoir que :
a)
le
nom de domaine du détenteur est identique ou prête à confusion avec une
marque de commerce ou une marque de services dans laquelle le demandeur a des
droits; et
b)
que le détenteur
du nom de domaine n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de
domaine; et
c)
que
l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine par le détenteur sont
empreintes de mauvaise foi.
11. La
preuve de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine de mauvaise
foi sera notamment faite si le panel constate la présence de l'une des
circonstances suivantes, prévues à 4 b) :
a)
le
détenteur du nom de domaine l'a enregistré ou acquis essentiellement dans le
but de le vendre, le louer ou de transférer de toute autre façon son
enregistrement au demandeur, propriétaire de la marque de commerce ou de
service ou à un compétiteur du demandeur, à titre onéreux et pour un prix
excédant les montants que le titulaire du nom de domaine peut prouver avoir déboursés
directement pour celui-ci; ou
b)
le détenteur
du nom de domaine a enregistré ce nom de domaine dans le but d'empêcher le
propriétaire de la marque de commerce ou de service qui y est associé de
l'utiliser comme nom de domaine, et qu'il est coutumier d'une telle pratique;
ou
c)
le détenteur
du nom de domaine l'a enregistré essentiellement dans le but de perturber les
opérations d'un compétiteur; ou
d)
en utilisant ce nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a
intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site Web
ou sur tout autre emplacement en-ligne, en créant une confusion avec la marque
du demandeur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou
l'approbation du site du détenteur du nom de domaine ou l’emplacement ou les
produits ou services qui y sont proposés, et ce, à des fins lucratives.
12. Le
fardeau de la preuve repose donc sur le demandeur. Toutefois, le détenteur du
nom de domaine pourra tenter de faire la preuve de son intérêt légitime
dans le nom de domaine en ne prouvant qu'un seul des trois éléments
suivants, prévus à 4 c) :
a)
avant
d'avoir eu connaissance du litige, le détenteur du nom de domaine a utilisé
ou peut démontrer avoir fait des préparatifs pour utiliser le nom de domaine
en question ou un nom de domaine correspondant à ce nom de domaine,
utilisation conjointe à une offre faite de bonne foi de biens ou de services;
ou
b)
le détenteur
du nom de domaine (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous
ce nom de domaine même sans en avoir acquis la marque de commerce ou de
service; ou
c)
le détenteur
du nom de domaine utilise légitimement et à des fins non commerciales ou
fait un usage honnête du nom de domaine sans intention, à des fins
lucratives, de détourner des consommateurs en créant une confusion ou de
ternir la marque de commerce ou de service en question.
13. Il est
à noter, d’une part, que cette liste n’est pas exhaustive et, d’autre
part, que le défendeur n’a pas l’obligation de détenir une marque de
commerce sur le nom de domaine en litige afin de prouver son intérêt légitime.
B. Illustrations
jurisprudentielles
14. La présente
revue jurisprudentielle
ne saurait rendre compte de la totalité des décisions rendues depuis
quelques mois. Ce survol illustrera les trois éléments de preuve que doit soumettre
le demandeur, soit : les notions de marque de commerce et de service, de
droit et d’intérêt légitime et, finalement, de la preuve de la mauvaise
foi.
> Marque de commerce
ou de service
15.
L’article de l’article 4 a) i) établit entre autres choses, une nécessité
pour le demandeur de détenir une marque de commerce ou de service. Son
interprétation littérale peut laisser croire à une nécessité
d’enregistrement de la marque aux fins de l'application de cet article.
Toutefois, un courant jurisprudentiel se dessine à l’effet contraire.
16. Dans la
décision impliquant les noms de domaine jeannettewinterson.com,
jeannettewinterson.net et jeannettewinterson.org rendue le 22 mai 2000, l’écrivain
britannique, dont les livres sont distribués dans 21 pays, tentait
d’obtenir le transfert desdits noms. Le panel, après avoir reconnu la réputation
internationale de Jeanette Winterson, a passé en revue la réglementation
d’ICANN, le contrat d’enregistrement et le droit britannique,
pour conclure que l'article 4 a) ne requiert pas que la marque de commerce du
demandeur soit enregistrée. Il a été décidé, compte tenu de la preuve des
deux autres éléments contenus à 4 a), que le nom de domaine devait être
transféré au demandeur.
17. Cette décision
a été suivie de sept jours par la décision impliquant le nom de domaine
juliaroberts.com,
où il était question d’une actrice mondialement connue. Le panel conclu,
vu la notoriété du nom Julia Roberts et l’association entre
celui-ci et l’actrice, qu’il fallait le considérer comme une marque de
commerce au sens de la loi américaine. Puisque le panel a admis que le
demandeur avait prouvé les trois éléments de 4a), le nom de domaine
juliaroberts.com a été transféré à l’actrice.
18.
Plus
récemment, dans une décision concernant les noms de domaine
vincentlecavalier.com, vincentlecavalier.net et vincentlecavalier.org, où il
s’agissait d’un joueur de hockey de calibre international, le panel a
reconnu le principe de marque de commerce de droit commun sans faire référence
à aucun droit national, contrairement aux deux décisions précédemment citées.
Le panel a conclu que « Le nom patronymique d'une personne est
un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un
droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une
notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique,
lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il
n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit
d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière
commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom
patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des
droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale
susceptible d'être enregistrée en tant que marque »
19. De
telles décisions en matière de marques de commerce de droit commun ne sont
pas rendues uniquement lorsqu’il est question de personnes physiques
connues. En effet, ce principe a aussi été reconnu à certaines personnes
morales.
20.
D’abord dans chemstations.com,
l’entreprise Chemstations, Inc. désirait que ce nom de domaine lui
soit transféré, bien qu’elle ne détenait pas de marque de commerce
enregistrée. Le panel après avoir considéré que la compagnie Chemstations,
Inc. avait prouvé opérer ses activités sous ce nom, et qu’elle avait
allégué l’existence en sa faveur d’une marque de commerce de droit
commun, a conclu qu’elle détenait une telle marque de commerce. Le nom de
domaine chemstations.com a été transféré au demandeur, en présence de
tous les éléments de 4a) à la satisfaction du panel.
21.
Finalement, dans la décision automobileatlanta.com,
puisque le demandeur avait opéré ses activités pendant vingt-deux ans sous
ce nom, et puisque le défendeur reconnaissait la notoriété du nom d’Automobile
Atlanta, allant même jusqu’à admettre que cette dernière possédait
une marque de commerce de droit commun, le panel a conclu que le nom de
domaine devait lui être transféré.
22. Comme
nous l’avons vu, un courant jurisprudentiel semble se dessiner en faveur de
la reconnaissance des marques de commerce et de services de droit commun. Nous
étudierons maintenant le 2e élément que le demandeur soit
prouver.
> Droit et intérêt légitime
du défendeur dans le nom de domaine en litige
23. Dans une
décision impliquant le nom de domaine talkabout.com, et opposant la société
Motorola et la société NewGate Internet,
le Panel a conclu à la majorité, que le défendeur n’avait présenté
aucune preuve quant à son intérêt légitime dans ce nom, ni quant à son
droit en une marque de commerce ou quant à un droit commun dans cette marque
de commerce obtenu préalablement à l’adoption et à l’utilisation par Motorola
de la marque de commerce talkabout. Le panel a ainsi conclu que le défendeur
avait agit en violation des droits de propriété intellectuelle de Motorola,
causant de la confusion chez les consommateurs quant à cette marque.
24.
Toutefois, l’opinion minoritaire était plutôt à l’effet que l’article
4 a) ii) de la Politique générale
fait clairement porter le fardeau de la preuve au demandeur sur cette
question, et non sur le défendeur.
25. C’était
aussi l’avis du panel dans la décision shopzone.com.
En l’espèce, il était question d’un demandeur détenant la marque de
commerce Shopzone et d’un défendeur détenant le nom de domaine
shopzone.com. Le panel a d’abord reconnu l’identité entre la première et
le second, pour conclure que le demandeur avait rencontré son fardeau de
preuve quant aux éléments de 4 (a) (i). Ensuite, après avoir indiqué que même
si l’article 4c) de la Politique d’ICANN permet au défendeur de prouver
ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine en question, en établissant
à cet effet des exemples, le fardeau de prouver que le défendeur n’a pas
d’intérêt légitime repose sur le demandeur.
26.
Quant à l’intérêt
légitime en tant que tel, il semble que la seule intention de spéculer ne
peut être considérée comme une preuve d’intérêt légitime du défendeur.
En effet, c’était notamment le cas dans la décision concernant le nom de
domaine librio.com[14], où il était question d’un demandeur détenant la
marque de commerce Librio et d’un défendeur détenant le nom de
domaine librio.com. Le mot librio signifiant « livre » en
espagnol et en italien, il s’agit donc d’un terme générique. Le panel a
donc décidé que la seule intention de spéculer sur un nom de domaine générique
sans pouvoir démontrer avoir fait des préparatifs pour utiliser ce nom en
question ou un nom de domaine correspondant à ce nom de domaine, utilisation
faite conjointement à une offre faite de bonne foi de biens ou de services, ne
rencontre aucun critère d’intérêts légitimes de l’article 4(a). En
effet, la spéculation en tant que telle n’est pas reconnue par la politique
générale comme une preuve d’intérêt légitime, et elle ne doit pas non
plus être interprétée comme telle.
27.
Finalement, le demandeur devra prouver la mauvaise foi du défendeur.
> Preuve de la
mauvaise foi du défendeur
28.
La preuve de la mauvaise foi du défendeur doit être faite de façon assez
stricte. En effet, la politique de l’ICANN a un objectif a assez étroit: il
vise uniquement les cas d’enregistrement abusifs de noms de domaine[15].
29.
D’abord, dans la décision concernant les noms de domaine
clarkpestcontrol.com, clarkpestcontrol.net, et clarkpestcontrol.org, il
s’agissait d’un demandeur ayant des activités et détenant la marque de
commerce Clark Pest Control, et d’un défendeur ayant des activités
sous le nom de Romance Pest Control mais détenant les marques de
commerce et les noms de domaine clarkpestcontrol.com, clarkpestcontrol.net, et
clarkpestcontrol.org. Puisque le défendeur était un compétiteur du
demandeur, le panel a conclu que l’utilisation de la marque de service de
son compétiteur pour l’enregistrement de ces trois noms de domaine
ne pouvait qu’avoir été faite qu’essentiellement dans le but de
perturber ses opérations d'un compétiteur. Le panel a donc considéré que
la mauvaise foi du défendeur était prouvée[16].
30.
Finalement, dans la
décision concernant le nom de domaine irenegari.com[17],
il s’agissait d’un demandeur détenant la marque de commerce Irene Gari,
et d’un défendeur en défaut détenant le nom de domaine irenegari.com. Le
panel a conclu à l’absence de mauvaise foi du défendeur dans
l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, puisque le demandeur
n’avait ni allégué, ni prouvé aucun des éléments contenus à
l’article 4 b), alors que la preuve de la mauvaise foi doit être
obligatoirement faite sous la politique d’ICANN.
E.L.
Notes
[1]
Les principaux TLD sont : .com, pour les sites commerciaux ou privés,
.net, pour les entités œuvrant principalement sur Internet et .org
pour les organisations à but non lucratif, bien que ces distinctions
tendent à s'amenuiser. Il
existe aussi des country codes TLD identifiant le pays d'origine du
nom de domaine tel que .ca pour le Canada et .fr pour la France.
[2]
Éventuellement, si une partie souhaite être représentée, les
honoraires d’un avocat devront s’ajouter à ce montant. Toutefois,
l’expérience d’eResolution démontre que la majorité des
parties n’est pas représentée par avocat.
[8]
Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, dossier no. D2000-0210,
disponible à cette adresse : <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.
[9]
Vincent Lecavalier v. Jean Lecavalier, dossier no. AF-0282 et AF0285,
disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm>.
[10]
Chemstations, inc. v. Batchcad, ltd.,
dossier no. AF-0226,
disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0226.htm>.
[11]
Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey, dossier no. AF-0173,
disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0173.htm>.
[12]
Société Motorola, Inc. v. Société NewGate Internet, Inc. dossier no.
D2000-0079, disponible à
cette adresse : <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.
