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Rubrique : professionnels / volume 2
Mots clés : ICANN, résolution, conflits, noms, domaine
Citation : Emmanuelle LÉTOURNEAU, "Noms de domaine : la résolution des conflits sous la politique de règelment uniforme de l'ICANN", Juriscom.net, 11 octobre 2000
Première publication : Juriscom.net


Noms de domaine : la résolution des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN

Par Maître Emmanuelle Létourneau
Avocate, eResolution, Montréal

email : eletourneau@eresolution.com

Une version antérieure de ce texte a été publiée dans la Lex Net News (Cabinet Serra Michaud & Associés, Paris), nº9, 28 juillet 2000. Les propos de l’auteur représentent son opinion personnelle et ne sauraient être interprétés comme provenant d’eResolution.


Résumé

L'acquisition et l'utilisation d'un nom de domaine dans un contexte commercial revêtent une importance capitale. Cet article ne manque pas de le rappeler avant de présenter la procédure établie par l’ICANN et eResolution pour résoudre les conflits liés aux noms de domaine ainsi que la politique relative au fardeau de la preuve. L'auteure ponctue son approche par le survol de quelques décisions rendues en matière de marques de commerce et de service non-enregistrées, de droit et d'intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine en litige et, finalement, de la preuve de la mauvaise foi du défendeur.


Introduction

1. Un utilisateur d'Internet visitant le site correspondant à l'adresse <www.voituredetellemarque.com> s'attend sans doute à y trouver le site officiel de cette marque de voiture. C’est ce réflexe d’association entre la marque de commerce et le nom de domaine d’une entité qui pousse certaines personnes appelées cybersquatteurs à enregistrer des noms de domaine correspondant à des marques de commerce et, ce, avant même que le détenteur de la marque de commerce ne le fasse. La difficulté étant, pour celui-ci, de réussir à récupérer le nom de domaine en question. Pour faciliter la récupération des noms de domaine par les détenteurs de marques de commerce et de services, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a adopté le 24 octobre 1999 une politique pour le règlement de tels litiges.

2. Dans un premier temps, nous présenterons la Politique générale de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l’ICANN (I), pour aborder ensuite le fardeau de la preuve du demandeur en vertu de cette politique et analyser quelques décisions rendues (II).

I. Présentation de la politique d’ICANN

A. ICANN et les noms de domaine

3. La politique d’ICANN, doublée d’un règlement d’application, met en place une procédure de résolution rapide de litiges pour les noms de domaine ayant les top level domains[1] (TLD) génériques .com, .net, .org ainsi que ceux dont les pays ont adhéré à la politique de l’ICANN. Il s’agit pour l’instant de l'Antigua et Barbuda (.ag), du Samoa américain (.as), des Bahamas (.bs), de Chypre (.cy), du Guatemala (.gt), de la Lettonie (.lv), de la Namibie (.na), de l'île de Niue (.nu) , des Philippines (.ph), de l'île de la Trinité et Tobago (.tt), de Tuvalu (.tv), du Vénézuela (.ve) ainsi que des Samoa occidentales (.ws).

4. Cette procédure permet de régler un litige relié à un nom de domaine à un coût moindre (environ 1250$ US[2]) que le coût lié à une action prise devant un tribunal étatique. Aussi, les délais sont plus adaptés à la réalité du cyberespace, puisqu’il est possible d’obtenir dans les 60 jours du dépôt d’une demande une décision ordonnant le transfert du nom de domaine du défendeur au demandeur ou l’annulation de l’enregistrement du défendeur.

5. La mise en œuvre de cette décision est assurée par le fait que tout contrat d’enregistrement d’un nom de domaine contient une disposition par laquelle le détenteur du nom se soumet au processus administratif de l’ICANN, celle-ci prévoyant que la décision du panel devra obligatoirement être mise en œuvre par le Registraire du nom de domaine en litige, sans qu’il ne soit nécessaire d’entreprendre une procédure d’homologation.  Il est à noter toutefois que le détenteur d’un nom de domaine qui voit son enregistrement annulé ou transféré pourra, dans les dix jours de la réception de la décision, introduire un recours devant le tribunal compétent de la juridiction choisie par le demandeur, interrompant ainsi la mise en œuvre de la décision administrative.

B. Déroulement des procédures

6. eResolution a été accréditée par l’ICANN le 1er janvier 2000 pour offrir des services de résolution de conflits liés aux noms de domaine.

7. Dans un esprit d’efficacité et de transparence, eResolution offre ses services entièrement en ligne via son site Internet situé à <www.eresolution.com>. C’est au travers de l’expérience en résolution des conflits en ligne et en commerce électronique du président d’eResolution et co-fondateur du Cybertribunal, le professeur Karim Benyekhlef, que ce mécanisme a pu être mis au point. Le Cybertribunal a été le premier et le seul organisme offrant des services de médiation et d’arbitrage en ligne pour les conflits nés dans le cyberespace.

8. Grâce aux services en ligne d’eResolution, tout demandeur peut remplir un formulaire de demande et mettre directement en ligne ses annexes, c’est-à-dire ses éléments de preuve, en se créant un code d’accès et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à tout moment à son dossier. Le défendeur, qui se verra attribuer un code d’accès et un mot de passe, pourra accéder au formulaire de demande et à ses annexes. Il pourra ainsi rédiger en ligne sa réponse, et la soumettre sans délai. Finalement, le panel accédera de la même façon au dossier afin d’étudier la preuve et rendre une décision. Seule cette décision sera accessible à l’ensemble du public, les autres documents du dossier demeurant confidentiels.

9. La décision du panel sera prise sur dossiers, sauf s’il décide, à titre exceptionnel, qu’une audience en personne est nécessaire pour statuer sur la demande[3].

II. Fardeau de la preuve du demandeur    

A. Article 4 a) et b) de la Politique d’ICANN

10. La politique de l’ICANN prévoit qu’un détenteur de nom de domaine devra obligatoirement se soumettre à celle-ci si un demandeur allègue que les trois éléments de l’article 4 a) sont rencontrés, à savoir que :

a)   le nom de domaine du détenteur est identique ou prête à confusion avec une marque de commerce ou une marque de services dans laquelle le demandeur a des droits; et

 

b)   que le détenteur du nom de domaine n'a pas de droit ou d'intérêt légitime dans ce nom de domaine; et

 

c)   que l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine par le détenteur sont empreintes de mauvaise foi.

 

11. La preuve de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine de mauvaise foi sera notamment faite si le panel constate la présence de l'une des circonstances suivantes, prévues à 4 b) :

 

a)   le détenteur du nom de domaine l'a enregistré ou acquis essentiellement dans le but de le vendre, le louer ou de transférer de toute autre façon son enregistrement au demandeur, propriétaire de la marque de commerce ou de service ou à un compétiteur du demandeur, à titre onéreux et pour un prix excédant les montants que le titulaire du nom de domaine peut prouver avoir déboursés directement pour celui-ci; ou

 

b)   le détenteur du nom de domaine a enregistré ce nom de domaine dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque de commerce ou de service qui y est associé de l'utiliser comme nom de domaine, et qu'il est coutumier d'une telle pratique; ou

 

c)   le détenteur du nom de domaine l'a enregistré essentiellement dans le but de perturber les opérations d'un compétiteur; ou

 

d)   en utilisant ce nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site Web ou sur tout autre emplacement en-ligne, en créant une confusion avec la marque du demandeur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du détenteur du nom de domaine ou l’emplacement ou les produits ou services qui y sont proposés, et ce, à des fins lucratives.

12. Le fardeau de la preuve repose donc sur le demandeur. Toutefois, le détenteur du nom de domaine pourra tenter de faire la preuve de son intérêt légitime dans le nom de domaine en ne prouvant qu'un seul des trois éléments suivants, prévus à 4 c) :

a)   avant d'avoir eu connaissance du litige, le détenteur du nom de domaine a utilisé ou peut démontrer avoir fait des préparatifs pour utiliser le nom de domaine en question ou un nom de domaine correspondant à ce nom de domaine, utilisation conjointe à une offre faite de bonne foi de biens ou de services; ou

 

b)   le détenteur du nom de domaine (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous ce nom de domaine même sans en avoir acquis la marque de commerce ou de service; ou

 

c)   le détenteur du nom de domaine utilise légitimement et à des fins non commerciales ou fait un usage honnête du nom de domaine sans intention, à des fins lucratives, de détourner des consommateurs en créant une confusion ou de ternir la marque de commerce ou de service en question.

13. Il est à noter, d’une part, que cette liste n’est pas exhaustive et, d’autre part, que le défendeur n’a pas l’obligation de détenir une marque de commerce sur le nom de domaine en litige afin de prouver son intérêt légitime.

B. Illustrations jurisprudentielles

14. La présente revue jurisprudentielle[4] ne saurait rendre compte de la totalité des décisions rendues depuis quelques mois[5]. Ce survol illustrera les trois éléments de preuve que doit soumettre le demandeur, soit : les notions de marque de commerce et de service, de droit et d’intérêt légitime et, finalement, de la preuve de la mauvaise foi.

> Marque de commerce ou de service

15. L’article de l’article 4 a) i) établit entre autres choses, une nécessité pour le demandeur de détenir une marque de commerce ou de service. Son interprétation littérale peut laisser croire à une nécessité d’enregistrement de la marque aux fins de l'application de cet article. Toutefois, un courant jurisprudentiel se dessine à l’effet contraire.

16. Dans la décision impliquant les noms de domaine jeannettewinterson.com, jeannettewinterson.net et jeannettewinterson.org rendue le 22 mai 2000[6], l’écrivain britannique, dont les livres sont distribués dans 21 pays, tentait d’obtenir le transfert desdits noms. Le panel, après avoir reconnu la réputation internationale de Jeanette Winterson, a passé en revue la réglementation d’ICANN, le contrat d’enregistrement et le droit britannique[7], pour conclure que l'article 4 a) ne requiert pas que la marque de commerce du demandeur soit enregistrée. Il a été décidé, compte tenu de la preuve des deux autres éléments contenus à 4 a), que le nom de domaine devait être transféré au demandeur.

17. Cette décision a été suivie de sept jours par la décision impliquant le nom de domaine juliaroberts.com[8], où il était question d’une actrice mondialement connue. Le panel conclu, vu la notoriété du nom Julia Roberts et l’association entre celui-ci et l’actrice, qu’il fallait le considérer comme une marque de commerce au sens de la loi américaine. Puisque le panel a admis que le demandeur avait prouvé les trois éléments de 4a), le nom de domaine juliaroberts.com a été transféré à l’actrice.

18. Plus récemment, dans une décision concernant les noms de domaine vincentlecavalier.com, vincentlecavalier.net et vincentlecavalier.org, où il s’agissait d’un joueur de hockey de calibre international, le panel a reconnu le principe de marque de commerce de droit commun sans faire référence à aucun droit national, contrairement aux deux décisions précédemment citées. Le panel a conclu que « Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce, il n'est pas contesté, et il est même reconnu, que Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque [9]. »

19. De telles décisions en matière de marques de commerce de droit commun ne sont pas rendues uniquement lorsqu’il est question de personnes physiques connues. En effet, ce principe a aussi été reconnu à certaines personnes morales.

20. D’abord dans chemstations.com[10], l’entreprise Chemstations, Inc. désirait que ce nom de domaine lui soit transféré, bien qu’elle ne détenait pas de marque de commerce enregistrée. Le panel après avoir considéré que la compagnie Chemstations, Inc. avait prouvé opérer ses activités sous ce nom, et qu’elle avait allégué l’existence en sa faveur d’une marque de commerce de droit commun, a conclu qu’elle détenait une telle marque de commerce. Le nom de domaine chemstations.com a été transféré au demandeur, en présence de tous les éléments de 4a) à la satisfaction du panel.

21. Finalement, dans la décision automobileatlanta.com[11], puisque le demandeur avait opéré ses activités pendant vingt-deux ans sous ce nom, et puisque le défendeur reconnaissait la notoriété du nom d’Automobile Atlanta, allant même jusqu’à admettre que cette dernière possédait une marque de commerce de droit commun, le panel a conclu que le nom de domaine devait lui être transféré.

22. Comme nous l’avons vu, un courant jurisprudentiel semble se dessiner en faveur de la reconnaissance des marques de commerce et de services de droit commun. Nous étudierons maintenant le 2e élément que le demandeur soit prouver.

> Droit et intérêt légitime du défendeur dans le nom de domaine en litige

23. Dans une décision impliquant le nom de domaine talkabout.com, et opposant la société Motorola et la société NewGate Internet[12], le Panel a conclu à la majorité, que le défendeur n’avait présenté aucune preuve quant à son intérêt légitime dans ce nom, ni quant à son droit en une marque de commerce ou quant à un droit commun dans cette marque de commerce obtenu préalablement à l’adoption et à l’utilisation par Motorola de la marque de commerce talkabout. Le panel a ainsi conclu que le défendeur avait agit en violation des droits de propriété intellectuelle de Motorola, causant de la confusion chez les consommateurs quant à cette marque.

24. Toutefois, l’opinion minoritaire était plutôt à l’effet que l’article 4 a) ii)  de la Politique générale fait clairement porter le fardeau de la preuve au demandeur sur cette question, et non sur le défendeur.

25. C’était aussi l’avis du panel dans la décision shopzone.com[13]. En l’espèce, il était question d’un demandeur détenant la marque de commerce Shopzone et d’un défendeur détenant le nom de domaine shopzone.com. Le panel a d’abord reconnu l’identité entre la première et le second, pour conclure que le demandeur avait rencontré son fardeau de preuve quant aux éléments de 4 (a) (i). Ensuite, après avoir indiqué que même si l’article 4c) de la Politique d’ICANN permet au défendeur de prouver ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine en question, en établissant à cet effet des exemples, le fardeau de prouver que le défendeur n’a pas d’intérêt légitime repose sur le demandeur.

26. Quant à l’intérêt légitime en tant que tel, il semble que la seule intention de spéculer ne peut être considérée comme une preuve d’intérêt légitime du défendeur. En effet, c’était notamment le cas dans la décision concernant le nom de domaine librio.com[14], où il était question d’un demandeur détenant la marque de commerce Librio et d’un défendeur détenant le nom de domaine librio.com. Le mot librio signifiant « livre » en espagnol et en italien, il s’agit donc d’un terme générique. Le panel a donc décidé que la seule intention de spéculer sur un nom de domaine générique sans pouvoir démontrer avoir fait des préparatifs pour utiliser ce nom en question ou un nom de domaine correspondant à ce nom de domaine, utilisation faite conjointement à une offre faite de bonne foi de biens ou de services, ne rencontre aucun critère d’intérêts légitimes de l’article 4(a). En effet, la spéculation en tant que telle n’est pas reconnue par la politique générale comme une preuve d’intérêt légitime, et elle ne doit pas non plus être interprétée comme telle.  

27. Finalement, le demandeur devra prouver la mauvaise foi du défendeur.

> Preuve de la mauvaise foi du défendeur

28. La preuve de la mauvaise foi du défendeur doit être faite de façon assez stricte. En effet, la politique de l’ICANN a un objectif a assez étroit: il vise uniquement les cas d’enregistrement abusifs de noms de domaine[15].

29. D’abord, dans la décision concernant les noms de domaine clarkpestcontrol.com, clarkpestcontrol.net, et clarkpestcontrol.org, il s’agissait d’un demandeur ayant des activités et détenant la marque de commerce Clark Pest Control, et d’un défendeur ayant des activités sous le nom de Romance Pest Control mais détenant les marques de commerce et les noms de domaine clarkpestcontrol.com, clarkpestcontrol.net, et clarkpestcontrol.org. Puisque le défendeur était un compétiteur du demandeur, le panel a conclu que l’utilisation de la marque de service de son compétiteur pour l’enregistrement de ces trois noms de domaine  ne pouvait qu’avoir été faite qu’essentiellement dans le but de perturber ses opérations d'un compétiteur. Le panel a donc considéré que la mauvaise foi du défendeur était prouvée[16].

30. Finalement, dans la décision concernant le nom de domaine irenegari.com[17], il s’agissait d’un demandeur détenant la marque de commerce Irene Gari, et d’un défendeur en défaut détenant le nom de domaine irenegari.com. Le panel a conclu à l’absence de mauvaise foi du défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine, puisque le demandeur n’avait ni allégué, ni prouvé aucun des éléments contenus à l’article 4 b), alors que la preuve de la mauvaise foi doit être obligatoirement faite sous la politique d’ICANN.

E.L.


Notes

[1] Les principaux TLD sont : .com, pour les sites commerciaux ou privés, .net, pour les entités œuvrant principalement sur Internet et .org pour les organisations à but non lucratif, bien que ces distinctions tendent à s'amenuiser.  Il existe aussi des country codes TLD identifiant le pays d'origine du nom de domaine tel que .ca pour le Canada et .fr pour la France.

[2] Éventuellement, si une partie souhaite être représentée, les honoraires d’un avocat devront s’ajouter à ce montant. Toutefois, l’expérience d’eResolution démontre que la majorité des parties n’est pas représentée par avocat.

[3] Article 13 du règlement d’application des règles d’ICANN.

[4] Ces décisions sont disponibles à : <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.

[5] Pour l'outil de recherche de l'université Havard, utile bien que certains le considèrent imparfait : <http://cyber.law.harvard.edu/icann/search/udrp.asp>.

[6] Jeannette Winterson v. Mark Hogarth, Case No. D2000-0235  disponible à cette adresse : <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>.

[7] en vertu de l’article 15 a) du Règlement d’application.

[8] Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, dossier no. D2000-0210, disponible à cette adresse :  <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.

[9] Vincent Lecavalier v. Jean Lecavalier, dossier no. AF-0282 et AF0285, disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm>.

[10] Chemstations, inc. v. Batchcad, ltd.,  dossier no. AF-0226, disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0226.htm>.

[11] Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey, dossier no. AF-0173, disponible à cette adresse : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0173.htm>.

[12] Société Motorola, Inc. v. Société NewGate Internet, Inc. dossier no. D2000-0079,  disponible à cette adresse : <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.

[13] Breakthrough Software Inc. v. Hendrick Huigen doing business as Gordon-Huigen, dossier no. AF-00122 disponible à : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0122.htm>.

[14] voir notamment : Libro AG v. NA Global Link limited, dossier no. D2000-0186 disponible à :  <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>.

[15] Voir à cet effet : « Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy » disponible à : <http://www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm>.

[16] Clark Pest Control of Stockton v. Mike Rogers, dossier no. AF0216, disponible à : <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0216.htm>.

[17] Fiske Industries v. Supreme Interactive, dossier no. AF0257, disponible à: <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0257.htm>.
 

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