Le contentieux judiciaire entre marques et noms de domaine

Etude réalisée par Alexandre Nappey
DESS droit du multimédia & des systèmes d’information
Université Robert Schuman et CEIPI, Strasbourg
Août 1999

Sommaire

Introduction

1.	Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?
2.	Comment fonctionne les système des noms de domaine
3.	Le droit des marques à l’épreuve de la logique informatique
a)	Nom de domaine et principe de spécialité
b)	Nom de domaine et principe de territorialité
4.	Le nom de domaine peut porter atteinte au droit des marques

I  Les situations de concurrence légitime

A.	L’affaire Alice
1° Le premier vrai débat judiciaire relatif à Internet
2° Les principes du droit des marques s’appliquent en faveur d’un nom de domaine
a)   Enregistrement respectueux de la charte de nommage
b)   Validation du nom de domaine grâce au principe de spécialité

B.	L’affaire Payline
1° Compétence des tribunaux français
2° Consécration d’une situation d’insécurité juridique
a)   Vers une règle du “ premier plaignant, premier gagnant ” sur Internet ?
b)   Applicabilité du principe de territorialité aux noms de domaine

- Aperçu de la jurisprudence étrangère -

II  Les contrefaçons de marque par les noms de domaine

A.	Le cybersquatting ou domain name grabbing
1°  Des approches différentes selon les titulaires de marques
a)	La condamnation : affaire Atlantel
b)	La transaction : affaire Framatome
           2°  Des cas particuliers
a)	Atteinte à une marque non exploitée : affaire Pacanet
b)	Atteinte à une dénomination sociale : affaire Champagne céréales
           3°  Des condamnations de plus en plus fondées sur la motivation des pirates
a)	Le cybersquatting parasitaire : affaire SFR
b)	La concurrence déloyale au moyen d’un nom de domaine

- aperçu de la jurisprudence étrangère -

B.	La contrefaçon de marque par un nom de domaine coexistant
 1°  De l’urgence au fond du droit
a)	Relais et Châteaux : une première décision française prudente
b)	La compétence des tribunaux français consacrée par les juges du fond : affaire Saint-Tropez
            2°  Contrefaçon et droit de citation de marque : affaire Ville d’Elancourt
            3°  L’avenir : élaboration progressive d’un régime juridique du nom de domaine

             - aperçu de la jurisprudence étrangère -

Conclusion

Addendum (mises à jour au 15 août 1999)

Introduction

Le développement de l’Internet a suscité un engouement pour les entreprises qui voient dans le “réseau des réseaux ” une formidable vitrine sur le monde. Internet est en effet un moyen rapide, accessible et peu coûteux de fournir des informations sur les biens ou services proposés par une entreprise. Cela explique que de très nombreuses sociétés ont souhaité développer une véritable stratégie de marque sur Internet (e-branding).

Pour ce faire, elles devaient s’installer sur le Web au travers soit d’un site vitrine où elles présenteraient leurs produits, soit d’un site marchand à partir duquel les internautes pourraient acquérir des biens par commande en ligne. Dans tous les cas, la première étape consiste dans l’enregistrement d’un nom de domaine. 

Le système des noms de domaine est conçu de telle manière qu’il engendre aujourd’hui un certain nombre de problèmes parmi lesquels se situe l’ensemble du contentieux qui fait l’objet de la présente étude.

Avant d’analyser le contenu de la jurisprudence, il apparaît utile de définir en détail la notion de nom de domaine et les risques qu’elle crée au regard du droit des marques.

1. Qu’est ce qu’un nom de domaine ?

Chaque ordinateur connecté au réseau Internet dispose d’une adresse dite adresse IP (Internet Protocol) qui est une série de quatre nombres séparés par des points. L’adresse IP est donc un élément technique indispensable qui permet d’atteindre le contenu des pages d’un site web.

Il est toutefois très difficile de mémoriser un tel code chiffré. Aussi, afin de faciliter l’utilisation du réseau et le rendre convivial, il a été décidé de doubler les adresses IP d’adresses “logiques ”.

Le nom de domaine est donc la clé qui permet l'accès au réseau des réseaux. Comme une adresse où un numéro de téléphone, il permet à un internaute de localiser un site ou une boîte à lettres électronique. 

Le nom de domaine est constitué d’un préfixe, d’un radical et d’un suffixe. Par exemple :
http://www.xxxx.fr :

- le préfixe (http://www.) est d’ordre technique : ici, il permet à l’internaute de savoir qu’il gravite dans l’environnement du Web. Parfois, il comporte le nom du prestataire technique qui héberge le site en question ;

- Ensuite, le radical (xxxx) constitue le véritable identifiant du nom de domaine. Il correspond généralement à la raison sociale d’une entreprise ou à une marque déposée ;

- Enfin, l’adresse est généralement terminée par un suffixe (.fr)  qui caractérise le site dans son activité et/ou dans la zone géographique d’où il émet ou d’où il est hébergé ;

Pour une activité commerciale, le suffixe est le “.com ”, pour les organisations non gouvernementales “.org ”, pour les administrations “.gouv ”.

Aujourd’hui, le problème se pose en particulier avec le “.com ”, extension de loin la plus populaire avec près de trois millions de sites enregistrés. Elle est au cœur de la plupart des affaires contentieuses en raison de son caractère international et intangible.

S’agissant des zones géographiques, elles se déclinent ainsi : pour la France le “.fr ”, pour l’Allemagne le “.de ” ou pour la Grande Bretagne le “.uk ”.

2. Comment fonctionne le système des noms de domaine ?

Jusqu’à une période très récente, l’attribution des noms de domaine relevait d’un organisme de droit américain dénommé Internet Assigned Numbers Authority (IANA), lequel déléguait ses compétences, selon la structure du nom, à des organismes nationaux, publics ou privés, s’agissant des domaines nationaux (country code top level domains – ccTLD), et à NSI ( Network Solutions Inc), une société américaine basée en Virginie, pour les noms génériques (generic top level domain names – gTLD). 

L’attribution des gTLD se fait en dehors de tout contrôle tenant notamment au droit au nom ou à son caractère distinctif, comme c’est généralement le cas pour les marques ou les dénominations sociales, et sur la base d’une seule règle : “ premier arrivé, premier servi ”.

Ainsi, dès lors qu’un nom de domaine apparaît disponible, l’enregistrement est accordé même si la fraude est évidente quand le domaine correspond à une marque notoirement connue appartenant à un tiers. De sorte que l’on a pu lire ici ou là que le principe en vigueur était en réalité “premier arrivé, seul servi ”.

S’agissant des domaines nationaux, l’enregistrement a lieu pays par pays, selon des procédures et des règles d’attribution nationales.

Concernant la France, l’enregistrement d’un nom de domaine s’effectue par l’intermédiaire de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) organisme habilité qui a établi sa propre charte de nommage : à côté du domaine principal “.fr ”, on y trouve plusieurs sous-domaines tels que “.barreau.fr ” ou “.asso.fr ”.

En France, lorsque le radical correspond à une marque déposée le suffixe sera précédé d’une formule complémentaire “.tm ”.

De plus, contrairement à NSI, l’AFNIC procède à une vérification sur le droit au nom de domaine. Ainsi, dans le cas d’une société, il faut fournir un extrait Kbis. Le nom de domaine doit correspondre à la dénomination sociale ou au nom commercial de la société. Dans le cas d’une marque, il faut fournir le certificat d’enregistrement délivré par l’INPI.

Il est important de noter qu’il n’existe aucune corrélation entre les gTLD et les ccTLD. De sorte qu’un domaine déposé en “. com ” est disponible en “ .fr ” et inversement.

3. Le droit des marques à l’épreuve de la logique informatique

Ce système de nommage fait l’objet de nombreuses critiques depuis un certain temps déjà et notamment de la part des titulaires de marques qui considèrent qu’il n’est pas suffisamment respectueux du droit des marques. Pourtant, Il ne fait aucun doute que les règles classiques du droit des marques s’appliquent à l’Internet.

a) Noms de domaine et principe de spécialité

En effet, il est fréquent que les entreprises utilisent leur raison sociale, nom commercial, enseigne ou marque à titre de nom de domaine. On peut considérer à ce titre que les noms de domaine s’analysent comme des signes de ralliement de la clientèle.

Mais les noms de domaine connaissent des spécificités qui les éloignent du régime traditionnel des signes distinctifs.

En premier lieu, le principe du “premier arrivé, premier servi ” s’oppose au principe de spécialité du droit des marques décrit dans l’article L711-2 du Code de la Propriété intellectuelle : “ le caractère distinctif s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ”. Tandis que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’enregistrement postérieur d’une marque identique à la condition que les deux signes désignent des produits ou services distincts, l’enregistrement d’un nom de domaine constitue un obstacle incontournable à l’enregistrement d’un nom de domaine identique dans un même domaine de premier niveau.

Par exemple, l’enregistrement du nom de domaine “chanel.fr ” est un obstacle à l’enregistrement postérieur du même nom de domaine dans la zone “.fr ” par une entité également dénommée “chanel ” mais dont l’activité serait différente. En revanche, l’existence de “chanel.fr ” n’est pas un obstacle à l’enregistrement de “chanel.com ”. 

b) Noms de domaine et principe de territorialité

En second lieu, le fait qu’existe un domaine au moins par Etat ne signifie pas qu’un principe de territorialité existe comme en matière de droit des marques. Par définition, l’Internet ne 
connaît aucune frontière. Le nom de domaine jouit du même rayonnement international quel que soit son domaine de premier niveau (générique ou géographique) car il est accessible depuis n’importe quelle machine connectée au réseau. 

Enfin il est intéressant de noter que le nom de domaine n’est pas nécessairement un signe distinctif au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. Aucun caractère distinctif et/ou arbitraire n’est exigé pour l’enregistrement d’un nom de domaine.

4. Le nom de domaine peut être constitutif d’une atteinte au droit sur un signe
    distinctif

L’article L713-1 du Code de la Propriété intellectuelle est ainsi rédigé : “ l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ”.

L’article L713-2 ajoute : “ Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, […] ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement […]”.

Il apparaît évident, à la lecture de ces articles, que la reproduction d’une marque protégée au sein d’un identifiant de l’Internet comme un nom de domaine constitue une contrefaçon. L’existence d’éléments techniques immuables comme les préfixes et suffixes est inopérante.
En effet, le déposant n’a aucun pouvoir sur les extensions, par contre c’est lui qui choisit et fait enregistrer le radical, seul véritable identifiant du nom de domaine.

Aujourd’hui, les conflits entre marques et noms de domaine sont de plus en plus fréquents. Victime de son succès, le réseau n’a pas attiré que des entreprises désireuses de développer leur clientèle mais également un grand nombre de pirates, d’escrocs et de maître-chanteurs.

La médiatisation des premières affaires a suscité des vocations de “ cybersquatters ” ou “ domain name grabbers ”. On raconte ainsi que le nom “ altavista.com ” a rapporté cinq millions de dollars à son déposant après cession au célèbre moteur de recherche.

A titre indicatif, une étude montrait récemment que plus de la moitié des grandes entreprises françaises rencontraient des problèmes dans le contrôle de leurs marques sur Internet. Dorénavant, dès qu’une rumeur de fusion entre entreprises se propage, des opportunistes enregistrent immédiatement  le nom correspondant dans le but de le revendre aux sociétés, ce fut le cas de EXXON-MOBIL, TOTAL-FINA et tout dernièrement de SG-PARIBAS.

Mais le cybersquatting n’est pas la seule source de conflit entre marque et noms de domaine sur Internet (2ème  partie), il arrive que surviennent des litiges entre titulaires de droits légitimes et concurrents (1ère partie).

I. Les situations de concurrence légitime

Le caractère universel de l’Internet est difficilement compatible avec les situations où plusieurs personnes possèdent des droits de marque sur un même nom dans des secteurs d’activité ou sur un territoire différents.

Deux espèces méritent ici d’être étudiées : d’une part, l’affaire “ Alice ” qui symbolise à elle seule la problématique des litiges entre titulaires de droits légitimes (A) et d’autre part l’affaire “ Payline ” qui permet une approche internationale de la question (B). Nous envisagerons brièvement en conclusion la jurisprudence étrangère. 

A.	L’AFFAIRE ALICE

1° Le premier vrai débat judiciaire relatif à Internet

Avant tout, il convient de revenir sur les faits qui ont conduit à cette jurisprudence. La SNC Alice constituée en 1934 et immatriculée en 1957 exerce ses activités dans le domaine de la publicité. Elle est titulaire de la marque française ALICE déposée en 1975 pour les services d’une agence de publicité (classe 35).

De son côté, la SA Alice n’existe que depuis 1996 et son objet est l’édition de logiciels. Elle est propriétaire de la marque ALICE D’ISOFT déposée pour des produits et services informatiques. De plus, la SA Alice a obtenu le nom de domaine ALICE.FR.

La SNC ne tarde pas à assigner la SA en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et atteinte à sa dénomination sociale.

Par une ordonnance de référé rendue le 12 mars 1998, le TGI de Paris condamne la SA au motif que “ l’enregistrement d’un nom n’est pas limité par le principe de la spécialité, ce qui provoque son indisponibilité dans tout autre domaine d’activité ”.

Concernant le principe du “ premier arrivé, premier servi ”, le juge considère “ que cette situation qui traduit la faveur donnée à la logique informatique au détriment de la logique juridique est à l’évidence de nature à entraîner des erreurs d’identification et créé par conséquent un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence de volonté manifestement déloyale ”.

Ce jugement, contraire aux principes en matière de contentieux entre marques et dénominations sociales a fait l’objet de vives critiques de la part des auteurs. Il a été logiquement infirmé par la Cour d’appel de Paris statuant en référé le 4 décembre 1998.

“ Considérant que si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale ALICE, il ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice, alors qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public ”.

Pour finir, les juges considèrent qu’en l’absence de fraude aux droits de la SNC, l’attribution du nom de domaine à la SA selon le principe du “ premier arrivé, premier servi ” n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite.

Enfin, tout récemment, le 23 mars 1999, la troisième chambre du TGI de Paris a confirmé dans son jugement au fond la position adoptée par la Cour d’appel il y a quelques mois.

Quels sont les enseignements que l’on peut tirer de cette affaire, sans doute la plus importante dans ce domaine en France jusqu’à présent ?

2° les principes du droit des marques s’appliquent en faveur d’un nom de domaine

En premier lieu, en raison de son contexte, deux titulaires légitimes de droits français s’opposant au sujet du domaine “ .fr ”, l’affaire représente une base pour les tribunaux appelés à statuer dans ce domaine.

a)	Enregistrement respectueux de la charte de nommage

Il apparaît que la discussion a été limitée par les parties à l’opposition entre les droits de la SNC sur sa dénomination sociale et ceux de la SA sur son nom de domaine. Cela s’explique sans doute par le fait que l’objectif de l’action était d’obtenir la rétrocession du nom de domaine “ alice.fr ” et non la radiation de la marque déposée par la SA.

De surcroît, l’action de la SNC Alice devait contourner un obstacle : du point de vue du droit des marques, il n’y avait en l’espèce aucun recoupement des produits et services respectifs des deux sociétés. Certes, la marque “ Alice ” est reproduite à l’identique mais sauf à démontrer qu’elle est notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, la contrefaçon ne pouvait être établie qu’au regard du principe de spécialité. Le seul dépôt en classe 35 et la différence des activités laissaient peu de chances de succès à cette action.

Le juge des référés a néanmoins été sensible aux arguments de la SNC concernant la dénomination sociale. L’attribution du nom de domaine “ alice.fr ” à la SA “ lui (la SNC) interdit, malgré sa grande notoriété, de communiquer sur le réseau Internet en utilisant la dénomination sous laquelle elle est connue dans ses activités ”.

A l’inverse, la Cour d’appel a bien cerné les règles de la charte de nommage de l’AFNIC : une société qui souhaite obtenir un domaine en “ .fr ” doit fournir un extrait Kbis mettant en évidence le nom envisagé pour le dépôt comme enseigne, dénomination sociale, nom commercial ou marque. Ce contrôle préalable empêche les enregistrements abusifs des cybersquatters. En l’espèce, la demande de la SA ne pouvait souffrir aucune discussion.

Le juge de première instance conclut que ce système empêche la SNC d’exister sur Internet, ce qui est faux puisque la charte de l’AFNIC attribue un domaine “ .tm.fr ” aux titulaires d’une marque déposée et qu’en l’occurrence “ alice.tm.fr ” était disponible. Il est à noter d’ailleurs que la SA Alice n’aurait pas pu obtenir un tel enregistrement, sa marque étant “ Alice d’isoft ”.

b) Validation du nom de domaine sur le fondement du principe de spécialité

En fait, l’erreur commise par le juge des référés réside dans le fait de n’avoir pas tenu compte des droits de la SA sur sa dénomination. Ces droits constituaient pourtant le fondement de l’attribution du nom de domaine. De son côté, la Cour d’appel refuse de considérer que l’antériorité de l’usage par la SNC de sa dénomination sociale implique automatiquement une “ usurpation fautive ” de la part de la SA.

La portée des droits sur une dénomination s’appréciant au regard des activités exercées, selon une jurisprudence constante, le fait que les activités soient totalement différentes permet de conclure à l’absence de trouble manifestement illicite, d’autant plus que le nom de domaine existe depuis 1996 ; or, l’action n’a été entamée que deux ans plus tard.

En définitive, le risque de confusion allégué par la SNC ne semble pas évident pour la Cour. A contrario, si les activités des deux sociétés avaient été identiques, il est probable que les juges auraient abouti à une conclusion différente.

Cette affaire illustre le raisonnement qui doit gouverner la décision des tribunaux en pareil cas : les magistrats doivent examiner s’il y a un risque de confusion entre les activités exercées par les parties et, à défaut, appliquer la règle du “ premier arrivé, premier servi ”.

Enfin, la solution adoptée dans cette espèce permet aux déposants de noms de domaine de bonne foi de ne pas être poursuivis par des titulaires de droits prétendument supérieurs en raison de leur antériorité.

B.	L’AFFAIRE PAYLINE

La jurisprudence PAYLINE issue d’une ordonnance de référé rendue par le TGI de Nanterre le 13 octobre 1997 est intéressante à plusieurs titres. Elle consacre d’une part le principe de la compétence des tribunaux français à une espèce où le défendeur n’est pas français (1°), d’autre part elle éclaire la problématique sous l’angle du principe de territorialité de la marque (2°).

Rappelons brièvement les faits :

Depuis 1996, la société française SG2 propose un service de paiement sécurisé sur Internet dénommé “ PAYLINE ”. La marque est déposée la même année en France en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42. L’année suivante, SG2 procède à un dépôt de marque communautaire et à l’enregistrement du nom de domaine “ payline.com ”.

Quelques mois plus tard, SG2 découvre qu’une société allemande BROKAT exploite un système du même type également appelé “ PAYLINE ”. L’entreprise est également titulaire d’un nom de domaine “brokat.de” dans lequel existe un sous-domaine “brokat.de/payline”.
BROKAT a procédé au dépôt de la marque BROKAT PAYLINE en Allemagne, et ce avant la demande de marque communautaire de SG2.

Après une mise en demeure restée vaine, la société française assigne son homologue allemande en contrefaçon de marque par reproduction devant les tribunaux français au motif que le site est accessible depuis la France.

1° Compétence des tribunaux français

Evidemment, la société allemande a soulevé l’incompétence du TGI de Nanterre, mais les juges ont rejeté cette exception en adoptant par analogie le principe consacré en matière de contrefaçon de droit d’auteur.

L’accès au contenu d’un site Internet étant possible depuis la France, les juges se déclarent compétents en vertu de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence internationale des juridictions et en particulier de son article 5-3 qui donne compétence au tribunal du lieu du fait dommageable. La compétence du tribunal français est donc fondée sur le fait que la contrefaçon a été constatée en France.

Cependant, si dans la plupart des pays le droit d’auteur naît de la simple création et revêt de ce fait un caractère transnational, il n’en va pas de même pour le droit de marque. En effet, ce dernier est limité au territoire du dépôt sauf exception (marque notoire). C’est pourquoi des droits de marques peuvent coexister dans des classes identiques mais dans des pays distincts. 

En l’occurrence, les parties étaient titulaires de droits légitimes dans leur pays d’origine. Cette affaire illustre bien le problème existant entre le caractère mondial de l’Internet et le principe de territorialité de la marque.

2° Consécration d’une situation d’insécurité juridique

Le problème que devait résoudre le TGI de Nanterre était de savoir comment juger la reproduction d’un terme sur Internet alors qu’il fait l’objet d’un droit privatif dans deux états.

Les juges ont adopté une position discutable en condamnant la société allemande au retrait de toute référence à la marque PAYLINE de tout support et notamment du réseau Internet.

Cette décision est critiquable dans la mesure où elle crée une insécurité juridique pour les titulaires de droits légitimes.

a)	Vers une règle du “ premier plaignant, premier gagnant ” sur Internet ?

En effet, si l’on imagine que c’est la société allemande qui avait agi la première en contrefaçon, et elle le pouvait puisqu’elle était titulaire d’un droit de marque en Allemagne, l’application de la solution du TGI de Nanterre aurait vu la condamnation de l’entreprise française.

Cela est d’autant plus gênant que dans le cadre de la Convention de Bruxelles, la procédure d’exequatur est quasiment automatique. Or, si tous les états signataires adoptent la même solution, c’est le titulaire de marque qui agira le premier qui obtiendra gain de cause.

La seule manière de se protéger serait d’effectuer un dépôt pour sa marque dans tous les états signataires de la Convention sans quoi il serait impossible d’en faire usage sur le réseau.

b)	Applicabilité du principe de territorialité aux noms de domaine

Les juges français ont semble-t-il fait abstraction des règles de nommage qui existaient dans cette affaire.

En déposant un nom de domaine en “ .de ” pour faire usage de sa marque, la société allemande informait de manière évidente les internautes sur sa nationalité. Cet aspect national du nom de domaine est tout à fait compatible avec le droit des marques. La protection de cette entreprise serait limitée à “ son territoire Internet ” par sa marque nationale. Surtout, elle permettrait l’existence sur Internet de noms de domaine identiques enregistrés dans des pays différents.

En revanche, pour les domaines génériques tels que le “ .com ” ou “ .net ”, comme c’était le cas de la société française en l’espèce, le titulaire devrait procéder à l’enregistrement de sa marque dans l’ensemble des états signataires de la Convention de Bruxelles s’il veut pouvoir en faire un usage paisible sur Internet.

En l’occurrence, il n’est pas impossible que les magistrats aient tranché au regard de la marque communautaire qui avait été déposée par la société française. Cela dit, la société allemande pouvait parfaitement y former une opposition.

D’autres solutions ont été apportées par des décisions américaines dans des affaires similaires. Elles démontrent notamment que parfois la technique peut servir le droit :
Dans une affaire PLAYBOY INC c/ TATTILO de juin 1996, le juge n’a pas condamné le titulaire du nom de domaine “ playmen.it ” à radier l’enregistrement, mais lui a fait interdiction de distribuer son magazine sur le territoire américain et à répondre à des sollicitations en ligne de clients américains. La société TATTILO a également dû pourvoir son site web d’un système de filtrage de façon à exclure les visiteurs américains.

- Aperçu de la jurisprudence étrangère -

Avant d’envisager les problèmes spécifiques de domain name grabbing, il convient de brosser ici un tableau sommaire de la jurisprudence étrangère en matière de contentieux judiciaire marques noms de domaine opposant des titulaires de droits légitimes.

S’il est vrai que les tribunaux n’ont pas encore eu à trancher un grand nombre de litiges tenant à la coexistence de droits privatifs, une affaire tranchée par la High Court britannique a retenu l’attention :

Elle a opposé le fabricant américain d’articles de sport PRINCE SPORTS Inc, titulaire de la marque PRINCE enregistrée entre autres aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne à une société britannique PRINCE Plc qui exploitait le nom PRINCE comme marque d’usage depuis plusieurs années, dans le domaine de l’informatique, et qui avait obtenu l’enregistrement du nom de domaine “ prince.com ”.

S’estimant victime de la fameuse règle “ premier arrivé, seul servi ”, la société américaine mit en demeure l’entreprise britannique de lui céder le domaine “ prince.com ”. Pour toute réponse, cette dernière saisit la justice qui lui confirma la propriété du nom de domaine en cause et condamna son adversaire pour procédure abusive.

Cette décision peut être rapprochée quant aux faits à l’affaire PAYLINE, notamment en raison du caractère international du différend, et quant au fond à l’affaire ALICE étant donné le raisonnement suivi par les juges concernant la différence d’activités qui a justifié l’application de la règle “ premier arrivé… ”.

Il semble donc que la jurisprudence soit sur ce point relativement homogène, chose rassurante si l’on considère le caractère mondial de l’Internet.

II. Les contrefaçons de marque par les noms de domaine

Bien qu’ils mettent en évidence les limites des principes juridiques dans le monde de l’Internet, les conflits entre titulaires de droits légitimes et concurrents concernant un nom de domaine ne sont hélas pas les plus fréquents.

Dans la majorité des cas, les entreprises sont confrontées à des individus qui usent de méthodes redoutables car de plus en plus techniques pour porter atteinte à leurs marques.

On appelle communément ces pirates des “ cybersquatters ” ou “ domain name grabbers ”.
Le cybersquatting définit l’action d’enregistrer un nom de domaine reprenant une marque déposée alors que le titulaire de celle-ci n’est pas encore implanté sur le réseau Internet.
Cette manœuvre qui s’accompagne parfois du développement d’un site web diffusé sous ce domaine a un objectif principal : monnayer le nom de domaine auprès du titulaire.

Durant un temps, ce marché a été porteur dans la mesure où les entreprises préféraient racheter leur nom plutôt que de se lancer dans une procédure judiciaire aussi lente qu’aléatoire. Même le géant Microsoft a versé plusieurs millions de dollars pour récupérer “ internet-explorer.com ”.

Mais peu à peu, certains titulaires de marques, lassés de faire l’objet de chantages ont poursuivi les cybersquatters devant les tribunaux et ont obtenu gain de cause aux Etats-Unis mais aussi en Grande-Bretagne et en France (A).

Cependant, la présente étude s’attachera à distinguer le cybersquatting de la contrefaçon de marque plus classique qui existe également sur Internet par le biais des noms de domaine : c’est le cas lorsqu’une personne dépose un nom de domaine générique (.com, .net, .org …) reproduisant une marque dont le titulaire n’a enregistré que sous un domaine national (.fr, .de, .uk…) ou générique. Là encore, il y a atteinte au droit de marque et les tribunaux ont eu à se prononcer (B).

A. LE CYBERSQUATTING OU DOMAIN NAME GRABBING

Les premières décisions françaises dans des affaires de cybersquatting ont été rendues par le juge des référés qui s’est toujours déclaré compétent malgré la nouveauté du problème. 
Au point que les auteurs se sont demandés s’il n’allait pas devenir le juge naturel de l’Internet.

1° Des approches différentes selon les titulaires de marques

a)	La condamnation : affaire Atlantel

La première ordonnance émane du TGI de Bordeaux le 22 juillet 1996 dans une affaire SAPESO et ATLANTEL/ ICARE et REVE.

La société SAPESO avait déposé la marque ATLANTEL dès 1981 en classes 35, 38 et 41 au moment où elle créait une filiale multimédia du même nom. Cette dernière enregistre le nom de domaine “ atlantel.fr ” en 1996. Une autre société, prestataire de service Internet, enregistre de son côté “ atlantel.com ”.

SAPESO et ATLANTEL ont assigné ladite société afin de faire interdire l’utilisation de la marque française et de la dénomination sociale ATLANTEL, dans la mesure où son enregistrement comme nom de domaine en “ .com ”, zone internationale, était constitutif de contrefaçon ainsi que de parasitisme.

Pour motiver sa décision, le magistrat a retenu qu’il y avait une fraude aux droits des demandeurs, corroborée par le fait que la défenderesse était bordelaise elle aussi et ne pouvait donc pas ignorer l’existence de sa concurrente.

Le juge a condamné la société au retrait sous astreinte du nom de domaine et lui a interdit l’utilisation sous toute autre forme de la marque ATLANTEL sur le fondement de l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette décision met en évidence un certain nombre de fondements qui seront repris ultérieurement par les tribunaux :

- d’une part, une entreprise ne peut enregistrer un nom de domaine en zone “ .fr ”       
  qui serait identique au droit d’un tiers sur une marque ou une dénomination sociale
  sauf à posséder elle-même un droit privatif sur un signe identique. C’est le cas de 
  l’affaire ALICE.

- d’autre part, on ne peut contourner les droits du titulaire sur une marque en      
  réservant un nom de domaine dans une zone internationale ou générique.

b)	La transaction : affaire Framatome

L’affaire suivante est intéressante à plusieurs titres : avant tout parce que l’ordonnance rendue le 25 avril 1997 par le TGI de Paris ne fait qu’homologuer l’accord intervenu entre les parties suite à une transaction ; également parce qu’elle aborde un certain nombre de problématiques qui sont encore  d’actualité.

La société FRAMATOME, titulaire de la marque du même nom en France et aux Etats-Unis depuis 1989, dépose le nom de domaine “ framatome.fr ” dès 1994. Puis, elle prend conscience de l’utilité du “ .com ”, beaucoup plus usité à l’international et décide de l’enregistrer. Or, “ framatome.com ” est déjà enregistré par l’association Internaute.

Après avoir demandé le retrait du nom de domaine par courrier, l’entreprise se voit opposer un refus motivé par l’association fondé sur :

- en premier lieu, le principe de territorialité des marques, selon lequel une marque n’est protégée que dans le pays de dépôt ;

- puis, le non-usage du nom de domaine ;

- enfin, l’incompétence du juge français.

Le premier argument n’est pas recevable dans ce cas pour deux raisons. Non seulement en l’espèce, la marque était déposée aux Etats-Unis, mais de surcroît le dépôt en France lui permettait d’alléguer une contrefaçon dans ce pays.

Le second élément conduit plutôt à considérer que l’association était un réel cybersquatter dont l’objectif était de monnayer le nom de domaine réservé.

Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, le juge français n’aurait pas hésité à se déclarer compétent pour trancher le litige dès lors que la contrefaçon pouvait être constatée depuis la France. 

Le protocole d’accord intervenu entre les parties a permis de mettre fin au différend, moyennant sans doute le rachat du nom de domaine par la société FRAMATOME. Ce qui a poussé le juge à parler de “ racket organisé ” concernant les dépôts frauduleux dans un but économique.

2° Des cas particuliers

a)	Atteinte à une marque non exploitée : affaire Pacanet

C’est en revanche, pour mettre fin à un nouveau litige que le TGI de Draguignan a rendu une ordonnance de référé le 8 avril 1998.

Le titulaire d’une marque PACANET envisageait de développer celle-ci sur Internet lorsqu’il constata l’existence d’un site “ pacanet.net ” enregistré par un tiers. Bien que n’exploitant pas la marque en question, c’est là l’intérêt de la décision, le titulaire a obtenu du tribunal le retrait du nom de domaine frauduleusement enregistré. 

Le juge a clairement rappelé : “ la possibilité pour une personne d’utiliser une appellation sur le réseau Internet dès lors qu’il n’y a pas d’autres d’utilisateurs n’annihile pas les dispositions nationales et internationales destinées à protéger les droits d’auteurs, les brevets et les marques. Celui qui prétend la mettre en œuvre doit donc s’assurer qu’il n’existe pas de droits antérieurs protégés ”. Nous reviendrons plus loin sur cette affaire qui a donné lieu à un jugement au fond.

b)	Atteinte à une dénomination sociale : affaire Champagne céréales

L’ordonnance de référé du TGI de Versailles du 14 avril 1998 concerne en fait le dépôt frauduleux des noms de domaine “ champagnecereales.com ” et “ champagne-cereales.com ”.

Cet enregistrement portait atteinte aux droits de la coopérative agricole du même nom sur sa dénomination sociale ( et non sur une marque).
Au surplus, il s’agit d’un cas type de cybersquatting dans la mesure où la coopérative n’avait pas encore enregistré de nom de domaine.
Le tribunal a condamné le pirate sous astreinte à restituer les noms à la demanderesse.

Toutefois, certaines affaires ont montré que les cybersquatters pouvaient aller encore plus loin dans l’atteinte au droit de marque.

3° Des condamnations de plus en plus fondées sur la motivation des pirates

a)	Le cybersquatting parasitaire : affaire SFR

L’affaire qui a opposé récemment SFR (Société Française du Radiotéléphone) à une entreprise américaine W3 SYSTEMS Inc est à cet égard édifiante.

La société W3 SYSTEMS Inc avait carrément développé une activité commerciale de vente de noms de domaine sur Internet.

Plus de 300 noms de domaine avaient été enregistrés qui correspondaient majoritairement à des marques notoires françaises.

On pouvait ainsi acquérir notamment : AEROSPATIALE , AGNES B, BOUYGUES, TF1 et SFR.

Pour accentuer la pression sur les titulaires de marques, la société américaine avait activé un certain nombre de domaines usurpés de manière à ce que les internautes soient reroutés sur le site du concurrent.

Ainsi, lorsqu’on tapait l’adresse “ sfr.com ”, on était envoyé automatiquement sur le site de FRANCE TELECOM.

SFR avait certes enregistré un nom de domaine en “ .fr ”, mais l’impossibilité de déposer en “ .com ” la privait de l’avantage non négligeable d’être identifiée dans une zone générique dotée d’une universalité certaine.

Le TGI de Nanterre saisi de l’affaire a rendu le 18 janvier 1999 une ordonnance de référé exemplaire de sévérité.

En effet, dans cette affaire, deux éléments sont à retenir. D’une part, le juge estime que la contrefaçon de la marque SFR par W3 SYSTEMS est caractérisée du seul fait de l’enregistrement du nom de domaine la reproduisant. Cela signifie qu’en dehors de toute exploitation du nom, la condamnation aurait été encourue. Mais le jugement s’attache aussi à condamner l’utilisation qui a été faite du nom, et pour cela met en évidence la volonté de parasitisme de l’entreprise américaine. D’autre part, la sanction prononcée est sans précédent dans ce domaine : un million de francs de dommages et intérêts pour W3 SYSTEMS.

b)	La concurrence déloyale au moyen d’un nom de domaine : affaire Lumiservice

Ce nouvel aspect a été révélé par la décision rendue par le TGI de Marseille le 18 décembre 1998 dans une affaire intitulée Société LUMISERVICE c/ T.P.

En l’espèce, le juge des référés a condamné un ancien salarié de la demanderesse qui avait déposé le nom de domaine “ lumipharma.com ”, élément du nom commercial de son ancien employeur récemment déposé comme marque auprès de l’INPI.

La solution retenue par le magistrat, fondée sur la concurrence déloyale, permet de regarder les conflits entre marques et noms de domaine sous un jour nouveau. On est certes dans une hypothèse de cybersquatting puisque la société LUMISERVICE se voyait empêchée d’enregistrer sa marque comme nom de domaine sous l’extension la plus usitée qu’est le “ .com ”. Mais l’apport de la décision repose sur le fait que le juge a examiné les motivations subjectives du déposant afin de dégager si l’acte “ constitue manifestement un acte de concurrence déloyale en ce sens que l’intéressé se donne les moyens de s’insérer dans une activité commerciale existante et d’en profiter à ses dépens. ”

On pourrait en déduire qu’étant donné que les noms de domaine ne sont pas des marques, le droit spécifique ne peut s’appliquer que spécialement dans des hypothèses où les activités sont identiques ou similaires ; dans la majorité des cas, les demandes de restitution doivent être plutôt fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme.

-	Aperçu de la jurisprudence étrangère –

Avant d’analyser les décisions relatives au problème de la contrefaçon de marque classique par les noms de domaine, arrêtons-nous un instant sur la jurisprudence étrangère en matière de cybersquatting. Comme la pratique du cybersquatting elle-même, les premières décisions de justice en la matière ont été rendues par des juridictions anglo-saxonnes.

On peut citer l’affaire ONE IN A MILLION qui a fait grand bruit en Grande Bretagne en 1997. Comme dans le cas SFR, cette société avait déposé un certain nombre de noms de domaine reproduisant des marques notoires parmi les plus célèbres comme : MAC DONALDS, NOKIA ou encore VIRGIN.

Dans un arrêt du 23 juillet 1998, la cour a estimé que l’enregistrement de marques notoires comme noms de domaine en vue de leur revente est un acte de contrefaçon et de dilution du caractère distinctif de la marque.

C’est le fait de tirer profit de la réputation d’une marque et de son caractère distinctif en vendant le nom de domaine qui y est associé qui constitue l’acte déloyal.
Des cas similaires ont donné lieu à des condamnations à la demande de sociétés telles que DIRECT LINE ou GLAXO WELLCOME.

Aux Etats-Unis, les décisions ont été rendues sur le fondement du Federal Anti-Dilution Act (FADA). Deux cas ont retenu l’attention : ils ont opposé une entreprise TOEPPEN dans un premier temps à PANAVISION INTERNATIONAL puis à INTERMATIC.

Comme dans les affaires précitées, TOEPPEN était un cybersquatter titulaire de deux cents noms de domaine.

Les décisions sont très intéressantes car elles ont admis le principe selon lequel l’enregistrement d’une marque comme nom de domaine n’était pas en soi un usage commercial constitutif de contrefaçon. Seulement, dans les deux cas c’est le fait d’enregistrer dans un but lucratif qui a conduit les juges à admettre l’existence d’une dilution et à condamner.

La dilution était double. D’un côté, l’aptitude des demanderesses à identifier et individualiser leurs produits sur Internet était réduite du fait que le domaine était pris ; de l’autre, la possibilité de gérer l’image et la réputation de la marque aux yeux du public était rendue très délicate.

On constate que la jurisprudence étrangère est assez proche de celle des tribunaux français même si les fondements juridiques diffèrent parfois. Il est intéressant de noter que les juges n’hésitent pas à se déclarer compétents et à appliquer leur loi nationale lorsque les noms de domaine contestés sont génériques (.com, .org, .net) et donc à vocation internationale.

B.	LA CONTREFACON DE MARQUE PAR UN NOM DE DOMAINE COEXISTANT

Nous avons vu précédemment les difficultés que pouvait rencontrer une entreprise pour s’implanter sur Internet lorsque sa marque était déjà enregistrée comme nom de domaine par un tiers.

Mais la contrefaçon classique s’est également développée et oppose les titulaires de marques déposées comme noms de domaine à des individus qui les utilisent également sous une autre extension pour publier leur propre contenu.

Il existe en effet près de deux cent cinquante extensions de noms de domaine génériques et géographiques.

Or, il apparaît évident qu’une entreprise ne peut enregistrer sa marque comme nom de domaine pour l’ensemble des zones, au même titre qu’elle ne la dépose pas dans tous les pays du monde.

Conscients de cela, des internautes mal attentionnés utilisent les marques de tiers pour désigner leur site Internet et profiter de la notoriété de celles-ci pour attirer des visiteurs.

Nous allons étudier différentes décisions françaises et étrangères qui mettent en évidence la variété des mobiles des contrefacteurs.

1° De l’urgence au fond du droit

a)	Relais et Châteaux : une première décision française prudente

C’est avec la décision “ RELAIS ET CHATEAUX ” rendue le 23 mai 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris, que s’est révélée en France l’existence d’atteintes au droit des marques sur Internet.

L’association RELAIS ET CHATEAUX, titulaire de la marque du même nom avait conclu un contrat de conception de site web et d’hébergement avec la société CALVACOM. Le site devait reproduire le guide 1995 et le contrat prévoyait qu’en cas de résiliation, le concepteur s’engageait à supprimer tous les fichiers informatiques relatifs à sa prestation. L’année suivante, l’association confiait le contrat à une autre société. De son côté, CALVACOM maintenait l’hébergement et la diffusion du guide 1995.

L’association assigna la société en référé, estimant que ce maintien portait atteinte à son droit sur la marque déposée RELAIS ET CHATEAUX.

Le tribunal a logiquement condamné CALVACOM à retirer le site RELAIS ET CHATEAUX et à détruire les fichiers informatiques en vertu du contrat dont elle ne contestait d’ailleurs pas la validité.

Ce premier jugement français appelle plusieurs remarques en raison de son particularisme :
D’une part, le site en cause était exploité par CALVACOM sous la forme d’un sous domaine, la contrefaçon ne provenait donc pas de l’enregistrement d’un nom de domaine.
D’autre part, le juge s’est déterminé à la lumière du contrat passé entre les parties, et en particulier sur la base de l’exécution de bonne foi de l’article 1134 du Code civil. On ne se trouvait pas en matière délictuelle comme dans la plupart des autres affaires.

b)	La compétence des tribunaux français consacrée par les juges du fond : affaire Saint-
Tropez
 
L’affaire suivante a donné lieu au premier jugement au fond en matière de conflit entre marque et nom de domaine. Il a été rendu par le TGI de Draguignan le 21 août 1997. 

Comme dans la décision précédente, la commune de SAINT-TROPEZ avait fait appel aux moyens techniques d’une société EUROVIRTUEL pour développer un site Internet. Une fois réalisé, la municipalité découvre que le prestataire a enregistré un nom de domaine “ saint-tropez.com ” et exploite un autre site à son compte. Elle poursuit donc EUROVIRTUEL en contrefaçon de la marque déposée SAINT-TROPEZ dont elle est titulaire.

La défenderesse contestait la compétence ratione loci du tribunal français motif pris qu’elle avait enregistré le nom de domaine en cause sous l’extension “ .com ” aux Etats-Unis et que c’est là qu’étaient situés les lieux d’émission et d’hébergement de son site.

Le tribunal ne la suit pas dans cette voie et applique le critère du lieu du fait dommageable en ces termes : “…les moyens tirés de l’hébergement d’informations et du lieu de leur émission ne peuvent prospérer en ce qu’ils impliquent nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une sphère territoriale soumise à l’application de la loi nationale… ”

Si dans l’affaire PAYLINE précédemment étudiée, le juge des référés avait retenu sa compétence pour trancher un conflit où le défendeur était étranger, le principe de la compétence du tribunal du lieu du fait dommageable est bien posé dans la décision SAINT-TROPEZ par les juges du fond.

Le tribunal a condamné la SA EUROVIRTUEL au retrait du site et au versement de lourdes sommes au titre des dommages et intérêts à la commune et aux deux sociétés de conception de sites intervenues à la cause. Mais l’intérêt de cette décision repose également sur le fait que le tribunal a ordonné la publication du jugement sur la page d’accueil du site du contrefacteur pour une durée de six mois.

2° Contrefaçon, confusion et droit de citation de marque

Bien que n’étant pas directement liée au problème des noms de domaine, la décision ELANCOURT du  TGI de Versailles en date du 22 octobre 1998 aborde en effet un nouvel aspect de l’usage de la marque sur Internet.

En l’espèce, il s’agissait d’un particulier qui exploitait un site d’information sur la vie dans la commune d’Elancourt appelé “ Elancourt, bienvenue à Elancourt ” et situé à l’adresse “ http://wwww.chez.com/elancourt ”.

La municipalité ayant à son tour mis en place un site à l’adresse “ elancourt.com ”, elle craignait la confusion avec celui de son administré et demande donc la fermeture du site au tribunal de Versailles.

Pour obtenir gain de cause, elle se fonde à la fois sur le trouble manifestement illicite (article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile) et sur le droit des marques puisque le site incriminé reproduisait le logo protégé de la commune.

Le juge n’a pas fait droit à la demande de la Ville d’Elancourt concernant la fermeture du site : sans doute une telle condamnation aurait été exorbitante. Il a enjoint le défendeur de trouver une appellation qui élimine tout risque de confusion avec le site officiel.

On peut raisonnablement s’interroger sur le risque réel de confusion en l’espèce. Avant tout, le site du défendeur était hébergé gratuitement sur “ chez.com ”, ce qui est rarement le cas des sites officiels. De plus, le référencement dans les moteurs de recherche indiquait bien que le site était indépendant de la mairie.

Enfin, la présence des armoiries de la ville sur le site du défendeur n’avait qu’un but, y placer un lien hypertexte vers le site officiel.

Pour une question de procédure, l’argument tiré du droit des marques n’était pas recevable.
Cela dit, la question est de savoir comment il aurait pu conduire à la condamnation d’un site d’information publique, la contrefaçon n’étant constituée que lorsqu’il y usage commercial de la marque d’un tiers.

Par analogie avec la jurisprudence sur le droit de citation de marque dans la presse, l’usage de la marque figurative constituée par les armoiries de la ville d’Elancourt dans un but d’information n’aurait pu en aucun cas être considéré comme une contrefaçon. 

3° L’avenir : élaboration progressive d’un régime juridique du nom de domaine

Une dernière décision très intéressante émane du TGI de Paris en date du 13 novembre 1998 dans une affaire AGAPHONE.

Une société AGAPHONE se prétendant titulaire de droits notamment sur une marque du même nom reprochait au défendeur d’avoir enregistré le nom de domaine “ agaphone.com ” et de contrefaire ce signe.

Les juges ont débouté la demanderesse au motif qu’elle n’avait déposé la marque AGAPHONE que six mois après l’enregistrement du nom de domaine.

Cela signifie qu’un nom de domaine utilisé antérieurement peut l’emporter sur une marque déposée ultérieurement. Si l’on rapproche le statut du nom de domaine de celui du nom commercial, ce qui semble juridiquement défendable, ce serait une application de l’article L711-4 c)  du Code de la Propriété intellectuelle qui dispose : “ Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ”.

En l’espèce, le déposant a vu ses droits reconnus “ par défaut ” étant donné l’incapacité du demandeur à fournir un titre opposable au dépôt litigieux. Cette décision inaugure peut-être un courant jurisprudentiel de construction d’un régime pour le nom de domaine.

A toute fin utile, citons une affaire pendante devant le TGI de Paris concernant un problème de contrefaçon de droit d’auteur. Le demandeur réclamant que cesse la contrefaçon de son site Internet “ miam-miam.com ”, caractérisée jusque dans le nom de domaine, identique à l’exception de l’extension évidemment. Une ordonnance de référé du 19 avril 1999 a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sur le fondement d’un constat de l’Agence pour la Protection des Programmes fait à Paris. Le litige sera tranché le 6 mai par le Président Gomez.

-	Aperçu de la jurisprudence étrangère –

Concernant la contrefaçon dite classique, la position des tribunaux étrangers diffère peu de la nôtre. Ainsi, en Allemagne la Cour d’appel de Düsseldorf a jugé qu’il y avait contrefaçon de marque et concurrence déloyale dans le fait d’enregistrer le nom de domaine “ epson.de ” et a condamné le déposant qui n’avait aucun lien commercial avec la firme EPSON.

L’arrêt va plus loin en estimant que l’enregistrement d’un nom de domaine par une personne non autorisée présente toutes les caractéristiques d’un dépôt frauduleux de marque. La Cour d’appel de Cologne a adopté la même solution concernant l’enregistrement de “ toyota.de ”.

En Grande-Bretagne, la High Court a condamné la contrefaçon de marque par les noms de domaine dès 1996 dans une affaire HARROD’S Ltd c/ UK NETWORK SERVICES. En Italie dans une décision AMADEUS MARKETING ITALIA c/ LOGICA Srl du 9 juin 1997.

Citons enfin l’initiative du constructeur automobile allemand PORSCHE. Devant le nombre de noms de domaine enregistrés par des contrefacteurs sous plus de cent trente extensions différentes, la firme d’Ingolstadt a décidé d’introduire une action in rem, c’est à dire contre les noms de domaine eux-mêmes. Ce type d’action, motivée par l’impossibilité de retrouver tous les déposants, permet de poursuivre le bien et non son propriétaire. L’avantage réside dans le fait que le bien est aisément identifiable et de plus une seule action est engagée à l’encontre de tous les domaines enregistrés. Il n’y a pas encore de décision à ce sujet.

CONCLUSION

Il faut savoir que la contrefaçon de marque sur Internet revêt d’autres formes que celle constituée par les noms de domaine. Certains sites proposent la vente en ligne de produits de luxe contrefaits, une décision L’OREAL a déjà été rendue à ce sujet en France.

Surtout, les connaissances techniques des pirates leur permettent aujourd’hui de porter atteinte aux marques de tiers de manière beaucoup plus discrète et efficace à la fois. 
On peut citer comme exemple la technique qui consiste à placer dans les méta-names, autrement dit le code source d’un site web la marque d’un concurrent. C’est invisible pour l’internaute qui se contente de visiter la page, mais très rentable pour le contrefacteur. En effet, ce sont ces méta-names que les moteurs de recherche examinent lorsqu’un internaute effectue une requête. La conséquence est que chaque fois que la marque contrefaite fera l’objet d’une recherche par le biais d’un moteur, le site du contrefacteur apparaîtra parmi les réponses. C’est ce que l’on pourrait appeler du “ cyber-parasitisme ”.

Plusieurs décisions ont déjà condamné cette pratique : en France dans les affaires SAFIC et PACANET, aux Etats-Unis dans une affaire PLAYBOY et tout récemment BROOKFIELD COMMUNICATION.

Le nom de domaine est un nouveau signe distinctif dont la nature juridique n’est pas encore bien définie. Certainement pas une marque ni une dénomination sociale, il pourrait suivre le régime du nom commercial mais n’est-il pas souhaitable de lui accorder un statut spécifique?

Pour l’heure, toutes les décisions présentées dans cette étude montrent que l’Internet a rencontré le succès qu’on lui prédisait. Très prochainement, il ne sera plus possible pour une entreprise de ne pas y être représentée. Cela signifie qu’une véritable stratégie de marque est envisageable sur le réseau, surtout avec l’avènement du commerce électronique.

Mais cela ne sera profitable que si les nombreuses zones d’ombre qui entourent le droit dans l’environnement numérique sont levées. Certes, les nombreuses décisions présentées démontrent qu’Internet n’est pas le “ no law’s land ” qu’on a trop souvent déploré. L’arsenal juridique permettant de protéger les droits de propriété industrielle s’applique donc sur Internet, même si sa nature supranationale complique parfois la mise en œuvre des recours.
Aujourd’hui, l’effort consiste dans une réforme en profondeur et durable du système de nommage et d’attribution des noms de domaine : le nommage car il faut proposer aux entreprises une alternative au “ .com ” qui risque d’être un jour saturé ; l’attribution car elle doit être prévue dans le respect des droits de propriété industrielle.

Le progrès est en marche puisque le rapport de l’OMPI vient d’être rendu public et que les Américains de NETWORK SOLUTIONS Inc ont abandonné leur monopole sur l’attribution des domaines génériques. Il reste à harmoniser les procédures pour les domaines nationaux et l’Internet de demain sera peut-être respectueux des droits de marque. 

ADDENDUM

Mises à jour au 15 août 1999

La réforme du système d’attribution des noms de domaine est en cours : l’ICANN a remplacé l’IANA et la société NSI a abandonné son monopole sur les domaines génériques à la fin du mois de juillet 1999. De son côté, l’OMPI a publié un rapport dans lequel on peut découvrir un certain nombre de solutions de règlement des conflits entre titulaires de marques et déposants de noms de domaine.

En France, plusieurs entreprises ont satisfait aux critères de partenariat de l’ICANN pour l’attribution des domaines génériques, c’est le cas d’Oléane, filiale de France Telecom.
Quant à l’AFNIC, elle vient de mettre en place un nouveau sous-domaine  de premier degré : le “ .nom.fr ”.

Il permet aux particuliers d’enregistrer un nom de domaine avec leur patronyme ; à la suite, un champ libre est prévu pour compléter le radical par un prénom, un métier, etc...

Il suffit de fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le coût se situe entre 150 et 300 francs plus la commission du fournisseur d’accès ; la maintenance revient à un peu plus de 100 francs par an.

Au stade de projet, le développement à la rentrée d’un domaine mixte “ générique-national ”, le “ .com.fr ” : sans doute pour délester le “ .com ” qui approche de la saturation (environ 17000 enregistrements par jour dans le monde) et pour faciliter l’identification des entreprises commerciales françaises sur le réseau.

Néanmoins, toutes ces modifications n’effacent pas complètement les risques de conflits et la jurisprudence française s’est encore prononcée dans plusieurs affaires depuis le mois de mai 1999.

Il convient de revenir sur ces différentes décisions avant d’en dégager les apports ou les rapprocher de la jurisprudence antérieure.

L’injonction de rétrocession du nom de domaine par le juge de référés :                                                                            affaire Radio France c/ C.F.

TGI de Paris, ordonnance de référé 17 avril 1999

Nous avions cité cette décision lors de son prononcé mais il apparaît utile d’en analyser les apports.

Radio France dispose d’un site Internet depuis 1995 (“ radio-France.fr ”) où elle diffuse les programmes de ses différentes stations dont France Info. Elle se rend compte qu’une personne a ouvert un site “ france-info.com ” sur lequel il est proposé d’écouter le flash de la radio d’information.

On se trouve dans une hypothèse de cybersquatting à ceci près que Radio France n’envisage pas la création d’un site “ france-info ” mais tient malgré tout à faire cesser le trouble qui résulte de la contrefaçon de sa marque.

Assigné en référé d’heure à heure, le défendeur (Christian Fouche) affirme qu’il a fermé son site de manière préventive et notifié à NSI (société gérant les noms de domaine génériques) la cession du nom de domaine “ france-info.com ”.

Le juge des référés, qui a logiquement retenu sa compétence, constate la contrefaçon qui n’est pas sérieusement contestable dans une ordonnance de référé du 17/04/1999 et condamne le défendeur à la cessation de la diffusion, à la rétrocession du nom de domaine et à la notification de la décision à NSI.

Cette ordonnance présente un double intérêt que l’on peut rattacher au pouvoir du juge des référés en matière d’Internet.

D’une part, le magistrat fait explicitement référence à la charte de règlement des litiges de NSI en matière de noms de domaine ( art 10 sur la notification des décisions de justice) et se base sur le texte américain pour ordonner la notification de sa décision aux frais du défendeur. Ainsi, il satisfait aux conditions d’opposabilité des décisions de justice posées par la société implantée en Virginie.

Il s’agit à notre connaissance de la première ordonnance s’appuyant sur ce texte.

Cette exequatur simplifiée présente l’avantage de la rapidité de cessation du trouble. Il est dommage que cette procédure n’ait pas rencontré le succès plus tôt dans une matière où la doctrine a souvent affirmé que les difficultés commençaient pour le titulaire de marque contrefaite lors de l’obtention d’une décision de justice.

D’autre part, le juge condamne le contrefacteur à la cession à titre gratuit du nom de domaine litigieux et ce, sous astreinte :  on retrouve ici l’apport de l’ordonnance de référé rendue le 18/01/1999 dans l’affaire SFR c/ W3 SYSTEMS. Mais si dans cette dernière affaire, il s’agissait de mettre fin à un commerce organisé de noms de domaine contrefaisants, dans la présente espèce, l’injonction ressemble plus à une solution pédagogique. Serait-elle vouée à la généralisation ?

Il apparaît que le juge des référés confirme son aptitude à trancher les litiges “ Internet ”, dont l’urgence est souvent caractéristique ; il maîtrise de mieux en mieux les rouages du système d’attribution des noms de domaine afin de rendre des décisions de plus en plus rapidement satisfaisantes pour les titulaires de marques.

Dénigrement de la marque contre exception de parodie : match nul en référé
Affaire RATPc/ Laurent M. et Valentin L.

TGI de Paris, ordonnance de référé 3 mai 1999

Valentin Lacambre frappe encore : après sa condamnation pour avoir hébergé des photographies d’Estelle Hallyday, le voici hébergeur du “ faux ” site de la RATP.

Dans cette affaire, il est parvenu à un accord transactionnel avec le service public de transport qui lui vaut l’abandon des poursuites intentées contre lui.

Le créateur du site “ ratp.org ” n’a pas eu la même chance : il doit répondre des accusations de contrefaçon de huit marques de la RATP et de dénigrement.

Sur son site Internet, il s’était amusé à parodier les transports en commun tant et si bien que la régie conclut à l’utilisation avilissante aboutissant à la dénaturation des marques ainsi qu’à leur dénigrement.

En revanche, il est beaucoup plus intéressant de relever la défense de Laurent M. face aux accusations de dénigrement : ce dernier rappelle que plusieurs mentions étaient présentes sur son site pour rappeler qu’il ne s’agissait pas d’un site officiel (on peut rapprocher cela de l’affaire Commune d’Elancourt c/ Lofficial).

Mais surtout, il fait appel à l’exception de parodie de l’article L122-5 CPI pour garantir l’absence d’un risque de confusion avec les marques de la demanderesse. Il précise que dès sa création, son site avait pour “ unique objet de se livrer une critique satirique et humoristique ”.

Si cette argumentaire ne permet pas de garantir l’impunité définitive du défendeur, à tout le moins incite-t-il le juge des référés à renvoyer l’affaire au fond sans se prononcer.

On peut être surpris qu’il n’ait pas statué au moins sur la contrefaçon de la marque RATP par le nom de domaine “ ratp.org ”, qui semble avérée. Sans doute a-t-il estimé que si l’exception de parodie était retenue au fond, la contrefaçon ne serait pas constituée y compris pour le nom de domaine. Reste que le risque de confusion existe en amont par l’existence de deux sites dont les radicaux (domaines du second degré) sont identiques.

Néanmoins c’est la première fois dans un litige relatif à Internet que la défense du contrefacteur est tournée vers la notion de pastiche et il faudra suivre cette affaire pour connaître la position des juges du fond sur le degré de tolérance pour une marque parodiée.

Exploitation sur Internet de la dénomination sociale d’une entreprise par un salarié
Affaire S.A. Norwich Union France c/ M J.-F.P

TGI de Bordeaux, ordonnance de référé 12 mai 1999

Certaines affaires laissent penser que le nom de domaine peut avoir une valeur juridique “ opposable ” à des signes distinctifs : surtout à raison de son enregistrement antérieur de bonne foi (affaire Agaphone TGI Paris 13/11/1998), mais aussi grâce aux principes fondamentaux du droit des marques tel le principe de spécialité (affaire Alice TGI Paris 23/03/1999).

Ici, l’action intentée par Norwich Union visait à faire condamner un ancien salarié qui avait mis en ligne un site de promotion des produits de la société. Ce dernier avait pour ce faire enregistré le nom de domaine “ norwich-union-france.com ”. Ses employeurs lui avaient certes demandé quelques modifications destinées à éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public avec un site officiel (inexistant) mais globalement avaient fait savoir au défendeur leur accord tacite. Ce dernier ayant quitté l’entreprise en tant que salarié pour devenir collaborateur indépendant, la demanderesse l’a assigné en référé à heure indiqué (huit mois après la mise en service du site) aux fins de faire cesser le trouble manifeste provoqué par le site.

Il est à noter que “ Norwich Union France ” n’est pas protégé à titre de marque mais que la société se fondait sur un trouble à l’encontre de sa dénomination sociale.

Le juge a logiquement conclu au débouté dans la mesure où la teneur d’un accord entre les parties sur la mise en place d’un tel site est rapportée par le défendeur.

Cette décision constitue le pendant de celle rendue dans l’affaire “ champagne-céréales ” par le TGI de Versailles le 14/04/1998 : l’atteinte à la dénomination sociale par un nom de domaine y avait été sanctionnée.

Mais contrairement à cette espèce où les motivations du déposant s’apparentaient à du cybersquatting (la coopérative n’ayant pas encore son site Internet), le but recherché par M.P. était de vanter les produits de la demanderesse dont il était salarié, ce qui ne ressemble pas beaucoup à de la concurrence déloyale.

Contrefaçon de marque par nom de domaine similaire : affaire l’Oréal, Guy Laroche, Lancôme et Cacharel c/ MM A. et M.O.

TGI Nanterre, ordonnance de référé 30 juin 1999

Les faits de cette affaire sont très classiques puisque identiques aux plus célèbres dossiers de cybersquatting (SFR, ONE IN A MILLION).

En revanche, on retiendra que le juge des référés a qualifié la contrefaçon des marques des sociétés demanderesses alors même que les noms de domaine enregistrés n’étaient qu’approchant desdites marques, par exemple : pour Lancôme, le nom déposé était “ lancomeparis.com ”.

La similarité ne permet pas de contourner les règles en matière de marque y compris sur Internet. Il faut dire que les faits n’allaient pas en faveur des contrefacteurs qui proposaient à la vente par correspondance 33 pages de noms de domaine reprenant des marques notoires.

A suivre…